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17 de Janeiro de 2021
2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
4ª Câmara de Direito Comercial
Julgamento
14 de Julho de 2020
Relator
JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER
Documentos anexos
Inteiro TeorTJ-SC_APL_03005560920168240103_5e5b0.rtf
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Inteiro Teor











Apelação Nº 0300556-09.2016.8.24.0103/SC



RELATOR: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER


APELANTE: ROTTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (AUTOR) APELADO: ROTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA (RÉU)


RELATÓRIO


Rotto Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. interpôs Apelação Cível (evento 97) contra a sentença prolatada pela Magistrada oficiante na 1ª Vara da Comarca de Araquari - doutora Gabriella Matarelli Calijorne Daimond Gomes - que, nos autos da "ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenizatória" ajuizada em face de Roto Brasil Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. ME, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos (evento 77):
DECIDO
Ante o exposto, com resolução do mérito, forte no art. 487, I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Rotto Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. em face de Roto Brasil Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. ME.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do (a) Procurador (a) da requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do disposto no art. 85, § 2º, do NCPC.
P.R.I.
Transitada em julgado, recolhidas eventuais custas e satisfeitas as demais formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo e as devidas baixas no SAJ.
O Autor opôs Embargos de Declaração (evento 82), os quais foram rejeitados (evento 92).
Em suas razões recursais, a Recorrente aduz, em síntese, que: a) "A Apelante depositou o registro de sua marca Rotto Brasil em 2007, quando já exercia a atividade empresarial de fabricação e comércio de utensílios de plástico há sete anos no mercado nacional"; b) "Já a empresa Apelada iniciou suas atividades somente depois, em 2009, com a inscrição na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina"; c) "Assim, de forma a evitar prejuízos de natureza econômica à Apelante pelo uso de sua marca por terceiros, bem como para obstar eventuais tentativas de responsabilização por defeitos de produtos não fabricados por ela, não existe outra medida a ser tomada senão a mudança de nome empresarial da Apelada, e sua abstenção em circular mercadorias e publicidade com a marca 'Roto Brasil'"; d) "Ao contrário do que entende o r. juízo a quo, há sim semelhança gráfica e fonética entre as marcas, o que levaria a procedência dos pedidos"; e) "equivoca-se a r. sentença, pois se nem em classes distintas a Apelada conseguiu seu registro no INPI, quanto mais na mesma classe"; f) "Além disso, é incontroverso, pois alegado em contestação, que os objetos sociais das empresas são os mesmos"; g) "é exatamente apenas a letra T que causa a confusão entre as empresas"; h) "Salienta-se ainda que, foi desconsiderado pelo juízo na r. sentença o testemunho de Aldineide Luzia Fernandes Ribeiro, compromissada e ouvida como testemunha, motivo pelo qual seu depoimento é sim prova"; i) "nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, seja reformada a decisão de ouvir Edmara Aparecida Nogueira como informante, sendo considerado seu depoimento como testemunho"; e j) "requer seja recebido e dado provimento ao presente recurso de apelação para o fim de reforma integral da r. sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos acima exposto".
Com as contrarrazões (evento 102), os autos ascenderam a este Paço de Justiça, sendo distribuídos por sorteio para esta relatoria (evento 1, segundo grau).
É o necessário escorço.

VOTO


Primeiramente, conheço do Recurso porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
Esclareço, por oportuno, que a decisão recorrida se subsome ao regramento processual contido no Novo Código de Processo Civil, porquanto a publicidade do comando judicial prolatado pelo Estado-Juiz se deu na vigência do CPC/15.
1 Do Inconformismo
A Apelante afirma que registrou a marca "Rotto Brasil" junto ao INPI em 2007, quando já exercia atividade empresarial, na cidade de São Paulo/SP, de fabricação e comércio de utensílios de plástico há sete anos, enquanto que a Apelada iniciou suas atividades em 2009, na cidade de Araquari/SC, com inscrição da sua marca - "Roto Brasil" - na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.
Assevera que diferente do que decidiu a Togada, há sim semelhança gráfica e fonética entre as marcas, sendo a letra T a principal causa da confusão entre as Empresas.
Também argumenta que nem em classes distintas a Recorrida conseguiu registrar sua marca no INPI.
Ademais, defende que houve equívoco na apreciação das provas, principalmente as testemunhais.
Segundo aduz, o depoimento de Edmara Aparecida Nogueira deveria ter sido colhido não como informante, mas testemunha, ainda que seja a depoente colaboradora da empresa.
Por fim, assevera que o testigo de Aldineide Luzia Fernandes Ribeiro, é prova a ser considerada.
De outra banda, em contrarrazões a Recorrida advoga que o prefixo "Roto" não é de uso exclusivo das Partes, mas também por diversas empresas que utilizam máquinas de rotomodelagem no processo industrial, tratando-se, pois, de expressão de uso comum a mitigar a proteção conferida pelo registro no INPI.
Cinge-se a lide a determinar se, na hipótese específica dos autos, houve violação ao direito marcário da Recorrente, bem como se há dano moral indenizável.
O art. , inciso XXIX da Constituição Federal, preconiza que:
Art 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial são disciplinados pela Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Instrial), que estabelece no caput do seu art. 129:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validademente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
O art. 122 da Lei n. 9.279/96 define marca como sendo "os sinais distitivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais".
A finalidade precípua da marca, portanto, é "distinguir o produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa" (art. 123, inciso I, da Lei n. 9.279/96).
Como fato impeditivo do registro da marca, o art. 124 do aludido Diploma Legal preconiza:
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
É por isso que "não se admite o registro como marca de expressões comuns, genéricas, que não sirvam para distinguir um produto ou serviço de outros" (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 210-211).
Em precedente de conhecimento notório, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que expressões de pouca originalidade ou de fraco potencial criativo - marcas evocativas - bem como expressões que designem o compentente principal do produto ou serviço, não merecem proteção como marca. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. O art. 18, II, da Lei 9.279/96, também chamada de Lei da Propriedade Industrial (LPI) dirige-se ao procedimento de requerimento de patente, não sendo aplicável em hipóteses em que se discute a possibilidade de utilização de marca semelhante a outra já registrada no órgão competente.
4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. , XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. , VI, do CDC).
5. Nas hipóteses previstas no art. 124, VI, da LPI não se pode falar em colidância, haja vista que, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo de elementos genéricos por qualquer empresa.
6. O radical "SOR", que compõem a marca SORINE, não é apropriável, uma vez que é designativo do componente principal do produto farmacológico que se pretende assinalar, prática comum na indústria farmacêutica. Do contrário, gerar-se-ia situação incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência.
7. Afastada a identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.105.422/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10-5-11).
Porque bastante elucidativa, abebero-me de excerto da fundamentação do voto condutor:
A marca comercial pode ser definida como "o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas" (DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 400). Seu titular, por sua vez, possui a prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, no âmbito dessa especialidade, em todo o território nacional pelo prazo de duração do registro no INPI.
A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. , VI, do CDC). No tocante a esse último aspecto, o que se vê é que a marca confere uma imagem aos produtos e serviços prestados pelo empresário, agregando, com o tempo, elementos para a aferição da origem do produto e do serviço.
Por essa razão, a propriedade das marcas registradas no INPI tem proteção garantida pelo disposto no art. , XXIX, da CF/88, cujo dispositivo vale transcrever:
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
Seguindo essa determinação contida na CF/88, o art. 129 da LPI determina que "a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional". Esse preceito de lei, portanto, dirige a terceiros um comando direto de proibição de utilização da marca que foi registrada pela parte.
Na hipótese em apreço, noticia-se nos autos que a recorrente registrou no INPI a marca nominativa simples "SORINE", composta de radical designativo do componente principal do medicamento, qual seja, cloreto de sódio (popularmente conhecido como soro), acrescida do sufixo "INE". A recorrente tem, portanto, exclusividade na utilização da marca "SORINE", mas não a tem na utilização do radical considerado comum.
Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca "sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva". Nesses casos, não se pode falar em colidência, porque, em regra, inexiste a possibilidade de uso exclusivo desse sinal por qualquer empresa.
O radical "SOR" utilizado em ambas as marcas ("SORINE" e "SORINAN") guarda especificidade direta e imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida como "soro". Na indústria farmacêutica a evocação de radicais, prefixos e sufixos que definam o princípio ativo do remédio, tal com ocorre na hipótese dos autos, bem como que se referem ao órgão ou parte do corpo humano terão atuação, é situação habitual, tanto que, sem maior esforço, rapidamente vem à mente diversos nomes que utilizam, a título exemplificativo, os radicais "amoxi", "flox", "rino", "card", etc.
Com razão o acórdão recorrido ao consignar que não se deve tratar com tanto rigor a questão da colidência em se tratando de medicamentos. Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor e o preço, mormente quando se considera o cenário do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido com a entrada em vigência da Lei 9.787/99 (Lei dos Genéricos), que autorizou a comercialização, por qualquer laboratório, de medicamentos com patentes caducadas.
Pode-se afirmar que, enquanto parcela do mercado consumidor de medicamentos adquire o produto levando em conta o laboratório que o produziu, priorizando a aquisição de medicamentos provenientes dos mais antigos e tradicionais laboratórios, outra parcela significativa tem no preço o fator preponderante na hora de escolher o medicamento.
Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo "SOR" isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto. Essa situação seria incoerente com a essência da LPI, que, para além da repressão à concorrência desleal, objetiva, por meio das cláusulas de irregistrabilidade, tutelar a livre concorrência. Dessa forma, nada a modificar no acórdão recorrido, que bem aplicou o dispositivo de lei em comento.
Por fim, não sendo possível vislumbrar identidade entre as referidas marcas apta a ensejar confusão e captação indevida de consumidores, não há se falar em ofensa ao art. 195, III da LPI, ante a inexistência de crime concorrência desleal.
Também merece destaque outro precedente da Corte da Cidadania que se encaixa como uma luva apertada na hipótese em tela:
COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.
2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca.
3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 1315621/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4-6-13).
E mais recente:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ação ajuizada em 7/1/2008. Recurso especial interposto em 18/7/2014 e concluso à Relatora em 14/3/2018.
2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR, na classe que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa recorrida.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional.
4. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.
5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu. Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos recorridos.
6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar, ilicitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de recurso especial.
7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou características do produto ou serviço por elas identificado, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes.
8. O fenômeno da distintividade adquirida (significação secundária ou secondary meaning) ocorre em relação a algum signo de caráter comum, descritivo ou evocativo que, dada a perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de possibilitar seu registro como marca.
9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento da aquisição de distintividade. Deve-se ter em consideração as circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente conflito.
10. Em se tratando de marcas "fracas", descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedente.
11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.
12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas prestarem serviços distintos - não tendo sido constatada a possibilidade de confusão junto ao público - inexiste, a partir da interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a declaração de nulidade do registro marcário da recorrida.
13. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(REsp n. 1773244/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2-4-19).
Por fim:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA. ELEMENTO EVOCATIVO. EXPRESSÃO DE USO COMUM. MARCA FRACA.
1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1062073/RJ, Rela Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15-3-18).
E:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO. EXPRESSÕES DE USO COMUM E ESTREITA RELAÇÃO COM O PRODUTO. "BEBE DODÓI". "DODÓI DA MAMÃE". MARCA EVOCATIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE.
1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 410.559/SP, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27-8-19).
E deste Sodalício recentíssimo julgado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISUM COMBATIDO QUE INDEFERE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA, POR ENTENDER QUE A MARCA "RÁDIO CATARINENSE", REGISTRADA PELA SOCIEDADE AUTORA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), E A EXPRESSÃO "REDE CATARINENSE DE RÁDIOS", UTILIZADA EM PUBLICIDADE PELA DEMANDADA, PODEM CONVIVER HARMONIOSAMENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. SUSTENTADA NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZÕES DE CONVENCIMENTO ANOTADAS NO ATO JUDICIAL DIGLADIADO. EIVA RECHAÇADA.
MÉRITO. POSTULADA REFORMA DO DECISUM, AO ARGUMENTO DE QUE O REGISTRO DA MARCA REALIZADO JUNTO AO INPI CONFERE DIREITO DE USO EXCLUSIVO DO TERMO "CATARINENSE" À SOCIEDADE DEMANDANTE. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DO REGISTRO. HIPÓTESE EM, ALÉM DE SE TRATAR DE MARCA FORMADA POR EXPRESSÕES DE USO COMUM, AS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELOS CONTENDORES NÃO GUARDAM SIGNIFICATIVA SEMELHANÇA A PONTO DE OCASIONAR CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 4011159-33.2017.8.24.0000, Rel. Des. Tulio Pinheiro, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 7-5-20).
No caso vertente, não se põe em discussão a validade ou legitimidade do registro realizado pela Autora no INPI - tampouco acerca da negativa de registro à marca da Requerida - mas os limites conferidos à exclusividade do uso da marca devidamente registrada.
Aliás, não é da competência da Justiça Estadual reconhecer eventual nulidade de registro ou de negativa de registro de merca junto ao INPI, conforme decidiu recentemente o STJ: REsp 1393123/SP, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18-2-20.
A Recorrente registrou no INPI a marca nominativa simples "ROTTO BRASIL", composta de designativo da sua produção industrial, qual seja, do processo de rotomodelagem, acrescido do termo "Brasil", cuja última expressão a Autora não possui direito ao uso exclusivo, consoante consignado no documento (evento 1, anexo 5).
A Autora detém, portanto, exclusividade na utilização da marca "ROTTO", mas não a tem na utilização do radical considerado comum "ROTO", que designa serviço específico e pode, portanto, conviver com outras marcas semelhantes, dada a mitigação da proteção exclusiva do registro.
Deveras, a Recorrida trouxe importantes considerações nas suas contrarrazões, demonstrando que a marca "ROTO" é de uso comum em diversas empresas que utilizam o processo de rotomodelagem ou rotomoldagem no processo industrial de transformação de termoplásticos e fabricação de plásticos: "ROTOPLAS BRASIL", "ROTO FRABRIL", "ROTO SUL", "ROTO SG", "ROTO TECH", "ROTO MEGA", "ROTO FORM", entre outras.
Como se vê, a hipótese se amolda perfeitamente à situação excepcional vislumbrada pelo Tribunal da Cidadania para mitigar a exclusividade conferida pelo registro da marca no INPI.
Com efeito, tem-se que a marca em questão é de ser classificada como fraca ou evocativa, ou seja, de reduzido grau de distintividade e criatividade, justamente por estar associada ao serviço que pretende assinalar.
Do contrário, admitir a exclusividade no uso do radical evocativo "ROTO" à Requerente, seria assegurar-lhe verdadeiro monopólio do registro a referência ao tipo de serviço prestado (rotomodelagem), em flagrante ofensa à ratio essendi da LPI e também à livre concorrência.
Aliás, no que tange à aludida confusão pela existência da letra T em duplicidade na marca da Empresa autora, verifico que única diferença existente entre as duas marcas em questão - e aqui entendo não ser suficiente para desviar a clientela - é o fato de que na da Recorrente o nome é escrito com duas letras T e, lado outro, a marca da Recorrida com um T somente.
Isso se deve ao fato incontroverso de que a proprietária da empresa "ROTTO BRASIL" se chama Tatiane, motivo pelo qual ela criou a marca com duas letras T, vale dizer, uma de "rotomodelagem" e a outra de "Tatiane".
A proteção conferida pelo registro, repisa-se, acontece justamente sobre a marca "ROTTO", mas não incide na expressão evocativa "ROTO", sendo perfeitamente aceitável a mitigação da exclusividade.
É o que ocorre no presente caso, em que demonstrado pela Recorrida o uso de termos comuns não somente em sua marca, mas em diversas outras utilizadas por sociedades que também se dedicam ao processo de rotomoldagem. Trata-se da expressão "ROTO" que guarda estreita relação com o serviço realizado.
De outro vértice, quanto à afirmação de que o testigo de Edmara Aparecida Nogueira deveria ter sido colhido não como informante, mas testemunha, entendo que agiu com acerto a Togada em ouvi-la como informante, nos termos do art. 447, § 5º, do CPC, haja vista sua especial condição de colaboradora da empresa Autora, informando ainda ter interesse na causa.
E também nem se diga que o depoimento de Aldineide Luzia Fernandes Ribeiro - arrolada pela Requerente - é prova relevante a modificar o desfecho a presente porfia.
A propósito, transcrevo da sentença o trecho de sua inquirição (evento 77):
Vejamos o que disse a outra testemunha arrolada pela parte autora, Aldineide Luzia Fernandes Ribeiro, também funcionária da empresa demandante, disse que "a confusão entre as empresas acontece sempre, mas se recorda de um caso específico de um cliente que solicitou para a empresa ré um tanque e mandou a foto do nosso tanque para eles, que retornaram com o que eles tinham em linha, mas o cliente insistiu que queria o modelo de tanque de fabricação da empresa autora; que possui o e-mail referente a este caso, cujo histórico retrata a confusão; que essa empresa é a Almeida Júnior, de Santa Catarina; que outra empresa é a 'General Water' que um dia entrou em contato com a empresa autora informando que havia sido feito um pedido, o que não era verdade, ficando evidente a confusão; que possui o arquivo de áudio da referida ligação; que quando se pesquisa no site de buscas google Rotto com dois" T's "aparece na listagem Roto com um T também; que os casos de confusão ainda acontecem; que sabe que a empresa requerida é no Sul; que a" General Water "fechou pedido com a empresa ré; que não tem conhecimento de algum cliente da empresa autora que passou a ser cliente da empresa ré; que o nome da empresa autora vem de rotomodelagem, que faz parte do processo da empresa
Acerca da confusão mencionada pela depoente em razão da similitude entre os nomes das marcas, adoto como parte das razões de decidir a fundamentação da sentença da doutora Gabriella Matarelli Calijorne Daimond Gomes para rechaçar o argumento recursal (evento 77):
Observa-se que a depoente relata que sempre acontecem confusões por parte dos clientes entre as empresas litigantes e, embora tenha mencionado em seu depoimento ter provas materiais acerca dos dois casos de confusão, referidas provas não foram juntadas ao processo, de modo que seu relato restou isolado nos autos.
Aqui também importante frisar a questão da livre concorrência e do custo/benefício, uma vez que a depoente relata que uma das empresas mencionadas em suas declarações -" General Water ", que fica na Região Sul, também fechou negócios com a empresa requerida, localizada nesta Cidade de Araquari - SC, em detrimento da empresa autora que está localizada no Estado de São Paulo.
Aliás, referida distância, por si só, justifica a ausência de possibilidade de confusão pela clientela. Em caso análogo decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
"[...] Pela teoria da distância é admissível a atuação de semelhantes marcas independentemente, por não causar prejuízos uma à outra em decorrência da distância geográfica existente e por atuarem sobre mercados locais diversos e delimitados."(Apelação Cível nº 2008.078368- 9, Segunda Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Wilson Augusto do Nascimento, j. em 31/03/2009).
E se tanto não bastasse, a marca visual da" ROTTO BRASIL ", de propriedade da Autora, destaca o primeiro nome" ROTTO ", em cor única (azul), seguido da expressão" BRASIL "em fonte pequena, também na cor azul.
Já a marca visual da Requerida destaca o nome" BRASIL ", predominante na cor preta, com detalhes da bandeira nacional em verde, amarelo e pequena porção de azul, com a expressão" ROTO ", em fonte menor, no canto superior esquerdo (evento 73).
Assim, seja pelo formato, cor, tamanho ou estilo da fonte, sobressai como relevante a diferença visual das marcas, afastando possível confusão ao público consumidor.
Destarte, imerece retoque o pronunciamento vazado pela Juíza de primeiro grau acerca do imbróglio instaurado.
2 Dos ônus sucumbenciais
Tendo em mira que o pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais encontra-se calcado no provimento do Recurso, uma vez mantida in totum a sentença açoitada, o pedido desnuda-se insubsistente.
3 Dos honorários recursais
No que tange aos honorários sucumbenciais recursais, por ter sido publicada a decisão vergastada na vigência do Novo Código de Processo Civil, as alterações relativas ao cálculo dos honorários advocatícios introduzidas por este novo Diploma têm aplicação ao caso sub judice, em obediência à regra de direito intertemporal prevista no seu art. 14.
Assim, considerando que o presente Recurso foi improvido e sopesando a existência de contrarrazões, fixo os honorários recursais em favor dos Advogados da Apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, esclarecendo-se, para que não paire qualquer dúvida, que esse percentual deverá ser aditado ao estipêndio fixado pela Juíza a quo.
É o quanto basta.
Ante o expoto, voto por negar provimento ao Recurso.

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Apelação Nº 0300556-09.2016.8.24.0103/SC



RELATOR: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER


APELANTE: ROTTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (AUTOR) APELADO: ROTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA (RÉU)


EMENTA


APELAÇÃO CÍVEL." AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA ". MAGISTRADA DE ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
DIREITO INTERTEMPORAL. DECISAO PUBLICADA 17-2-20. INCIDÊNCIA DO PERGAMINHO FUX.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. REGISTRO NO INPI DA MARCA" ROTTO BRASIL "PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA INICIOU SUAS ATIVIDADES POSTERIORMENTE, COM INSCRIÇÃO DA SUA MARCA" ROTO BRASIL "NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA CONFUSÃO PELA SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA ENTRE OS SINAIS. MARCAS EVOCATIVAS OU SUGESTIVAS, QUE APRESENTAM BAIXO GRAU DE DISTINTIVIDADE, POR SE CONSTITUÍREM A PARTIR DE EXPRESSÃO QUE REMETEM À FINALIDADE, NATUREZA OU CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO POR ELAS IDENTIFICADO. RADICAL" ROTO "ORIUNDO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO REALIZADO PELAS EMPRESAS DE" ROTOMOLGADEM "OU" ROTOMODELAGEM ". CONSTATAÇÃO DE QUE O RADICAL" ROTO "É DE USO COMUM EM DIVERSAS EMPRESAS QUE UTILIZAM O MESMO PROCESSO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE TRANSFORMAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS E FABRICAÇÃO DE PLÁSTICOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TÊM RECONHECIDO QUE A EXCLUSIVIDADE CONFERIDA AO TITULAR DO REGISTRO COMPORTA MITIGAÇÃO, DEVENDO ELE SUSPORTAR O ÔNUS DA CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE REDISTRIBUÇÃO CALCADO NA CHANCELA DO RECURSO. DECISÓRIO PRESERVADO. PLEITO QUE SE DESNUDA INSBUSISTENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO


Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4ª Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 14 de julho de 2020.

Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS CARSTENS KOHLER, Desembargador Relator, na forma do artigo , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 193333v10 e do código CRC 843936ff.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JOSE CARLOS CARSTENS KOHLERData e Hora: 14/7/2020, às 17:19:37














EXTRATO DE ATA DA SESSÃO Ordinária DE 14/07/2020

Apelação Nº 0300556-09.2016.8.24.0103/SC

RELATOR: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER

PRESIDENTE: Desembargador TORRES MARQUES
APELANTE: ROTTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA (AUTOR) ADVOGADO: Vinícius Ferrari de Andrade (OAB PR045103) APELADO: ROTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA (RÉU) ADVOGADO: ISYS SILVA DE CAMARGO (OAB SC027786) ADVOGADO: JORGE GAMEIRO DE CAMARGO (OAB SC007109) ADVOGADO: BIANCA CAMARGO COSTA (OAB SC036041) ADVOGADO: IVIE CRISTINE DA SILVA CAMARGO (OAB SC044865)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia 14/07/2020, na sequência 83, disponibilizada no DJe de 29/06/2020.
Certifico que o (a) 4ª Câmara de Direito Comercial, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 4ª CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER
Votante: Desembargador JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLERVotante: Desembargadora JANICE GOULART GARCIA UBIALLIVotante: Desembargador TORRES MARQUES
MARILENE MORAES STANGHERLINSecretária
Disponível em: https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/875527959/apelacao-apl-3005560920168240103-tjsc-0300556-0920168240103/inteiro-teor-875528029