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8 de Dezembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 03000509120168240019 Concórdia 0300050-91.2016.8.24.0019 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Apelação Cível nº 0300050-91.2016.8.24.0019, de Concórdia

Relator: Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO DEMANDANTE.

FABRICAÇÃO DE AROMATIZANTES COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS VISUAIS (SILHUETA DE PINHEIRO) E MESMA DESTINAÇÃO. SEMELHANÇA ENTRE OS PRODUTOS QUE TORNA DIFÍCIL A DIFERENCIAÇÃO PELOS CONSUMIDORES. CONCORRÊNCIA DESLEAL POR CONFUSÃO DELINEADA.

É medida imperiosa o reconhecimento da concorrência desleal por confusão, quando a semelhança dos produtos fabricados torna difícil a diferenciação entre as marcas pelos consumidores.

DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO EM ETAPA CONSTITUTIVA POSTERIOR.

Em tema de propriedade industrial, a prova do uso indevido de segredo industrial enseja indenização por dano material presumido, cujo quantum debeatur pode ser apurado em etapa constitutiva posterior - liquidação de sentença.

DANOS MORAIS, PORÉM, NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE PROVA SEGURA DA VIOLAÇÃO À HONRA OU IMAGEM.

O uso indevido de uma marca, produto ou segredo industrial não necessariamente implicará um dano moral à pessoa do titular deste direito. A violação à honra e à imagem deve ser demonstrada.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0300050-91.2016.8.24.0019, da comarca de Concórdia 2ª Vara Cível em que é apelante Car-freshner Corporation e apelada Vilma Vieira Representações (Brutoni Indústria e Comércio de Aromatizantes).

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Túlio Pinheiro, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Saul Steil.

Florianópolis, 17 de outubro de 2019.

Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira

Relator


RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo demandante, Car-Freshner Corporation, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Concórdia (Dr. Marcus Vinicius Von Bittencourt), na ação de abstenção de uso de marca por ela promovida em face de Vilma Vieira Representações - ME (Brutoni Indústria e Comércio de Aromatizantes), a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

A apelante argumentou que, em decorrência da revelia da apelada, devem ser presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, isto é, que houve a fabricação dos aromatizantes sem licença, além do que a conduta perpetrada ocasionou perdas e danos hábeis a serem indenizadas.

Sustentou que o fato da busca e apreensão ter resultado inexistosa não afasta a presunção relativa decorrente da revelia da apelada, principalmente pelo pleito inicial estar corroborado pelas demais provas.

Aduziu que é patente a concorrência desleal, dado a semelhança dos produtos, uma vez que a apelada vendia aromatizantes para automóveis com o mesmo formato, consistente na silhueta de pinheiro.

Pautou-se pelo provimento a fim de que a sentença seja reformada, para que seja reconhecida a concorrência desleal e condenada a apelada o pagamento de indenização por danos morais e perdas e danos.

Sem contrarrazões (fl. 327).

É o relatório.


VOTO

I. Tempus regit actum

A sentença recorrida foi proferida em 5 de fevereiro de 2019. Logo, para fins de admissibilidade, à lide aplica-se o novo Código de Processo Civil, nos moldes do Enunciado Administrativo n. 3 do Superior Tribunal de Justiça: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

II. Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

III. Caso concreto

Cinge-se o pleito da apelante no reconhecimento de que a revelia da apelada ocasiona a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, ou seja, que a fabricação dos aromatizantes ocorreu sem qualquer licença, bem como que a conduta perpetrada pela apelada ocasionou perdas e danos hábeis a serem indenizados.

Sustentou que é patente a concorrência desleal, dado a semelhança existente nos produtos fabricados por ambas as empresas.

O recurso, adianta-se, merece parcial provimento.

Enuncia o art. 344 do Código de Processo Civil que "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

Todavia, referida presunção é relativa, de modo que não dispensa que o demandante apresente no feito substrato probatório mínimo a subsidiar as suas pretensões.

A propósito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

Presunção de veracidade. Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos não contestados. Trata-se de presunção reativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não podendo o réu fazer prova de fato sore o qual pesa a presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção que inicialmente favorecia o autor.

(Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 958, grifou-se)

Dessa feita, tão somente o fato da demandada/apelada não ter apresentado contestação, por si só, não permite a presunção de veracidade de todos os fatos narrados na inicial.

Porém, verifica-se patente a concorrência desleal na hipótese.

A Constituição Federal elenca como princípio da ordem econômica e financeira a livre concorrência, inclusive prevendo que a legislação infraconstitucional "reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros" (CF, art. 173, inc. IV e § 4º).

Atendendo o preceito constitucional, a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 195, criminaliza certas condutas de concorrência desleal, a fim de realizar melhor repressão.

Sobre a concorrência desleal por confusão, importa salientar que é aquela hábil

a criar confusão com a atividade do concorrente, como o uso de nome ou de marca confundível com o usado pelo concorrente ou a imitação do produto do concorrente. Nessa modalidade, o concorrente cria falso convencimento sobre produto ou serviço. Não é necessário verificar-se episódio concreto de confusão, bastando o risco de confusão para caracterizar a conduta desleal, levando-se em consideração a capacidade do consumidor médio para incorrer em engano; [...]. (VENOSA. Sílvio de Salvo. Direito empresarial. São Paulo: Atlas, 2018. p. 19)

Portanto, a fabricação de produto semelhante àquele já existente no mercado, com as mesmas características visuais e a mesma destinação, quando comparado com as demais provas, constituem elementos suficientes a caracterizar a concorrência desleal.

A propósito, este Órgão Fracionário já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. DIREITO MARCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ELEMENTO CONFIGURATIVO SIMILAR À MARCA (FLOR - DE - LIS). POSSIBILIDADE DE INDEVIDA ASSOCIAÇÃO E/OU CONFUSÃO DOS CONSUMIDORES. CONTRAFAÇÃO DEMONSTRADA. EMPRESA DE CONHECIMENTO NACIONAL. PROTEÇÃO DITADA PELA LEI N. 9.279/96. ART. 273 DO CPC/73. REQUISITOS DEMONSTRADOS. VIABILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0150328-11.2014.8.24.0000, de Itapema, rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. em 26.10.2017, grifou-se).

No caso concreto, houve a propositura de ação de abstenção de uso de marca pela demandante/apelante, em razão da demandada/apelada fabricar aromatizantes no mesmo formato dos seus produtos, consistente na silhueta de pinheiro.

Da análise do vasto arcabouço probatório, resulta evidente que o aromatizante da apelante é um produto amplamente conhecido, desde a década de 90, dado a divulgação deste em séries e filmes no país em que a pessoa jurídica está sediada, Estados Unidos da América.

Inclusive, no ano 2000, houve a divulgação do início da venda dos aromatizantes no Brasil, devidamente registrada a marca no INPI, como se vê dos documentos constantes às fls. 139/146 e 150/152.

É clarividente a semelhança dos produtos produzidos por ambas as empresas (fls. 153/190), porquanto ambas retratam a silhueta de um pinheiro e possuem a mesma destinação.

Aliás, o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no intento de outras pessoas jurídicas em registrar a marca, indeferiu os pedidos, com base no art. 124, inc. XIX, da LPI, a qual dispõe que "não são registráveis como marca: [...] reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (fls. 200/201).

Desse modo, configurada a concorrência desleal, exsurge o dever de indenizar por danos materiais.

Isso porque prevê o art. 209, caput, da Lei de Propriedade Industrial que "fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou negócios alheios, criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio".

Todavia, a apuração do quantum indenizatório deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, uma vez que, neste momento processual, não é possível inferir os danos patrimoniais, devendo ser observados os parâmetros dispostos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial.

Nesse viés:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, DANOS A IMAGEM, LUCROS CESSANTES E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO A TUTELA. TOGADO DE ORIGEM QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA. [...]. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS EXPERIMENTADOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL CARACTERIZADA PELO EMPREGO DESAUTORIZADO DA MARCA "RENDER" DA AUTORA EM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NO MEIO VIRTUAL DE PROPRIEDADE DA RÉ. ACOLHIMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL ABROQUELADA NO USO DESAUTORIZADO DA MARCA DA AUTORA EM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NO MEIO VIRTUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE ACARRETOU DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO ENTRE ESTABELECIMENTOS, A TEOR DO ART. 195, INCISOS III E IV, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DANOS MATERIAIS NAS MODALIDADES DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES POSITIVADOS NA FORMA DOS ARTS. 209 E 210, AMBOS DA LEI N. 9.279/96. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DESTE PRETÓRIO E DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. AFERIÇÃO DO QUANTUM INDENITÁRIO QUE DEVE SER POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO ALTERADA. [...].

(TJSC, Apelação Cível n. 0019896-18.2013.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. em 27.8.2019).

Por outro lado, não deve a apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, pois, nessa hipótese, há a necessidade de demonstração do prejuízo imaterial alegado, haja vista que não se pode pressupor, apenas porque a demandada/apelada vendeu produtos semelhantes ao da demandante/apelante, que o conceito dela, no mercado nacional, tenha sido desmoralizado.

Isso, porque o dano à moral depende de prova inconteste de sua ocorrência, a saber, a demonstração de abalo à honra objetiva com o desprestígio do cliente da pessoa jurídica, o que, todavia, não foi demonstrado no caso dos autos.

Conforme já consignado pelo STJ: "enquanto o dano material, em tema de propriedade industrial, pode ser presumido porque a violação do direito, por si só, é capaz de gerar uma lesão à atividade empresarial do titular, como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas, o dano moral deve ser comprovado, pois está ligado à pessoa do titular do direito" (STJ, REsp n. 1.174.098/MG, rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, j. em 4.8.2011).

Desta Terceira Câmara de Direito Comercial, extrai-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE UTILIZAR A MARCA "MORADA DO VERDE" EM SEUS PRODUTOS E PROPAGANDAS COMERCIAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.

COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DO SINAL PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE NÃO INTERFERE NA ORDEM DE ABSTENÇÃO.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO DA AUTORA DENOMINADO DE "PRODUTOS MORADA DO VERDE". INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE REGISTRO. USO PROTEGIDO QUANDO CARACTERIZADA A CONCORRÊNCIA DESLEAL. REGISTRO POSTERIOR DA MARCA "MORADA DO VERDE" PELA DEMANDADA. PROTEÇÃO DO SINAL QUE NÃO É ABSOLUTA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ARTIGO 129, § 1º, DA LEI N. 9.279/96. PROIBIÇÃO DE REGISTRO DE MARCA QUE REPRODUZA OU IMITE ELEMENTO CARACTERÍSTICO OU DIFERENCIADOR DE TÍTULO DE ESTABELECIMENTO CONFORME ARTIGO 124, INCISO V, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO RAMO COMERCIAL E EM MUNICÍPIOS PRÓXIMOS. CARACTERIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAPACIDADE DE ANGARIAR CLIENTELA DA EMPRESA PREVIAMENTE ESTABELECIDA. POSSIBILIDADE DE INDUÇÃO EM ERRO DOS CONSUMIDORES.

DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 373, I, CPC/15. PEDIDO DEVIDAMENTE RECHAÇADO PELO MAGISTRADO A QUO.

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM RAZÃO DA ATUAÇÃO (APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES) DO ADVOGADO DA DEMANDANTE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO E DO NÃO PROVIMENTO DO RECLAMO DA RÉ.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJSC, Apelação Cível n. 0300205-25.2015.8.24.0021, de Cunha Porã, rel. Des. Jaime Machado Júnior, j. em 21.9.2017).

À luz do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para reconhecer a prática de concorrência desleal por confusão e, via de consequência, condenar a demandada/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Custas e honorários pela demandada/apelada, fixados estes últimos em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Conclusão

VOTO no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a prática de concorrência desleal por confusão e, via de consequência, condenar a demandada/apelada ao pagamento (a) de indenização por danos materiais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença; (b) das custas e honorários sucumbenciais, fixados estes últimos em 10% sobre o valor da condenação.

Sem honorários recursais, porquanto não houve fixação na sentença, requisito constante no art. 85,§ 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.


Gabinete Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira 20