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18 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 03004644120158240014 Campos Novos 0300464-41.2015.8.24.0014 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Apelação Cível nº 0300464-41.2015.8.24.0014, de Campos Novos

Relator: Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ABSTENÇÃO DE USO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDADAS, QUE CONFECCIONAM AS EMBALAGENS DA AUTORA, QUE TAMBÉM ESTARIAM, POR INTERPOSTA PESSOA, PROMOVENDO ENVASE DE CARVÃO EM EMBALAGENS COM A MARCA DESTA EM REGIÃO DIVERSA. PROCEDÊNCIA. APELO DAS DEMANDADAS.

CONCORRÊNCIA DESLEAL E ATIVIDADE PARASITÁRIA NÃO CONSTATADA NO CASO DOS AUTOS. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NÃO VIOLADA PELAS RÉS.

CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE, NA REALIDADE, AS DEMANDADAS, PORQUE JÁ CONFECCIONAVAM AS EMBALAGENS COM A MARCA DA AUTORA, VENDERAM, PARA DESCARTE, DIVERSAS EMBALAGENS, INCLUSIVE DE OUTRAS EMPRESAS/MARCAS, COM VÍCIOS DE QUALIDADE.

REFUGO ADQUIRIDO POR PEQUENO AGRICULTOR DO INTERIOR DO ESTADO QUE, PARA COMPLEMENTO DA SUA ECONOMIA, QUEIMA E VENDE CARVÃO EM PEQUENOS COMÉRCIOS.

PORÉM, DE TODA FORMA, DESCARTE INAPROPRIADO DE EMBALAGENS COM MARCA REGISTRADA PERANTE O INPI. ILÍCITO CIVIL CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA, SOB NUANCE DIVERSA.

Somente os atos suscetíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, o produto ou a atividade comercial de um concorrente é que configuram concorrência desleal.

Aqueles que trabalham com edição e/ou impressão de marcas registradas devem inutilizar as sobras dos materiais ou devolvê-las ao titular do direito, sob pena de responderem por ilícito contratual ao reaproveitarem-nas e, por via oblíqua, possibilitarem a ocorrência de dano.

DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIFICAÇÃO, SE FOSSE O CASO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL, QUE DEVERIA SER FEITA EM ETAPA CONSTITUTIVA POSTERIOR, NOS TERMOS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EQUIVOCO DO SENTENCIANTE.

Dano material depende de prova inconteste.

Os danos materiais, modalidade de lucros cessantes, nos casos de concorrência desleal, devem ser obrigatoriamente calculados em etapa constitutiva posterior, na forma disposta nos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

DANO À MORAL DA PESSOA JURÍDICA AUTORA EVIDENCIADO. PORÉM, REDUÇÃO DO QUANTUM À VISTA DAS NUANCES DO CASO CONCRETO E DA CORRETA DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS.

O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve basear-se nas peculiaridades da causa.

APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0300464-41.2015.8.24.0014, da comarca de Campos Novos 1ª Vara Cível em que é apelante Artepel Indústria e Comércio de Embalagens de Papel Ltda EPP e apelado Adolfo Antenor Oneda & Cia Ltda ME.

A Terceira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto do relator. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Tulio Pinheiro, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. Jaime Machado Junior.

Florianópolis, 22 de agosto de 2019.

Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira

Relator


RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelas demandadas, Artepel - Indústria e Comércio de Embalagens de Papel Ltda. - EPP e Dicapel Papéis e Embalagens Ltda., que produzem embalagens de papelão, da sentença, de lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Campos Novos (Dr. Reny Baptista Neto), que, nos autos da ação de abstenção de uso de marca ("Carvão Especial Zé Cão" e "Carvão de Acácia Negra Zé Cão") que lhes foi proposta por Adolfo Antenor Oneda & Cia Ltda. ME, que adquire as embalagens fabricadas pelas rés, julgou a pretensão inicial procedente, visto que, ao passo que a autora comprovou ser titular do registro da marca, "restou cabalmente comprovado nos autos que as demandadas vulneraram o aludido dever de confiança, porquanto venderam embalagens de papel com a inserção da marca 'Carvão Zé Cão' a terceiros, que se utilizaram de tais pacotes para a comercialização ilegal de carvão produzido por eles nas cidades de Anita Garibaldi e Itaiópolis".

A demandada Artepel - Indústria e Comércio de Embalagens de Papel Ltda. - EPP defende, em suas razões, que o contexto probatório não comprova que exerceu qualquer ato desleal, tampouco que tinha a intenção de prejudicar a autora-apelada. Diz que ficou demonstrado nos autos que as embalagens com a marca da autora-apelada foram, na realidade, descartadas como material de refugo, razão pela qual não há falar em concorrência desleal.

Argumenta que a autora-apelada não comprova fato constitutivo de seu direito e que não fez prova de prejuízo, até porque não houve reclamação de consumidores que adquiriram carvão de terceiros nas embalagens da autora.

Defende que não há prova de dano moral e alternativamente pede pela redução da indenização fixada em R$ 40.000,00.

Ainda argumenta que não há dano material, razão por que a indenização fixada em R$ 15.000,00 deve ser afastada.

Pediu pelo provimento.

Já a demandada Dicapel Papéis e Embalagens Ltda. defende que não praticou ato ilícito, apenas fabricava as alças que eram fixadas nas embalagens pela demandada Artepel.

Ratifica, no mais, os argumentos do apelo da Artepel.

Pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões às fls. 558/566.

É o relatório.


VOTO

I. Tempus regit actum

A decisão recorrida foi publicada em 01.08.2017.

Portanto, para fins de admissibilidade do apelo interposto, aplica-se à lide o CPC atual, na forma do enunciado administrativo nº 3 do STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

II. Admissibilidade

Conheço dos apelos interpostos.

III. Caso concreto

O caso concreto é peculiar.

Deve-se partir, para sua correta compreensão, da causa de pedir. Na inicial, a autora, Adolfo Antenor Oneda & Cia Ltda. ME, narrou que tem o registro, perante o INPI, da marca "Carvão Especial Zé Cão" e "Carvão de Acácia Negra Zé Cão" e que as demandadas, Artepel e Dicapel, empresas estas que fabricavam as suas embalagens de carvão, estariam vendendo carvão falsificado no interior do Estado, nas cidades de Campos Novos e Itaiópolis, por interpostas pessoas, razão pela qual teriam praticado atividade parasitária e concorrência desleal. Inclusive apontaram que as demandadas teriam praticado crimes contra a propriedade industrial (fl. 21).

Agora entendo prudente relembrar que, da decisão que inicialmente indeferiu a tutela de urgência na origem, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0136911-54.2015.8.24.0000, que foi julgado nesta Terceira Câmara de Direito Comercial em 08.09.2016, por acórdão de lavra da Desa. Subst. Denise de Souza Luiz Francoski e com a participação dos Des. Túlio Pinheiro e Rodrigo Cunha.

Do voto então lavrado, colhe-se:

No caso em comento, verifica-se que as empresas litigantes atuam em diferentes segmentos do mercado, sendo a agravante do ramo de comércio por atacado de carvão, detentora das marcas "Carvão Especial Zé Cão" e "Carvão de Acácia Negra Zé Cão", desde o ano de 2010, conforme o registro de marca n. 902235087 (fls. 81/89), ao passo que as agravadas, são fabricantes de embalagens de papel.

Ou seja, por explorarem as empresas segmentos mercadológicos distintos, já se vislumbra, por si só, a verossimilhança do direito da sociedade agravante, porquanto a marca que identifica seu produto e que possibilita ao consumidor a distinção com outros produtos existentes no mercado, está sendo utilizada pelas agravadas, que apenas fabricam as embalagens, porém as revendem indevidamente a terceiros, que comercializam carvão diverso do negociado pela recorrente, consoante se denota das fotografias acostadas aos autos de origem, mormente as acostadas às fls. 43/44 (fls. 76/79 deste recurso).

Tais fotos demonstram, sim, adulterações nas embalagens do carvão que a agravante detém a marca, pois, além de estarem desprovidas do item "®", caracterizador de marca registrada, ainda descrevem endereço diverso da empresa agravante, se comparado com as que efetivamente comercializa (fls. 46/50 - 69/73 do presente reclamo).

A propósito, o fato de o endereço existente nas embalagens "comercializadas" pelas agravadas ser o mesmo da empresa agravante, constante nas notas fiscais de fls. 51/118 dos autos de origem, as quais, inclusive, demonstram a relação comercial existente entre as partes, consistente na aquisição, pela recorrente, das embalagens fabricadas pelas recorridas, não afasta a violação do direito de exclusividade da marca registrada em seu favor.

Tal questão, salienta-se, poderá ser melhor dirimida durante a instrução probatória, de modo que, neste momento, não pode ser mantida a comercialização das embalagens fabricadas pelas empresas recorridas a terceiros, com a marca detentora pela agravante, porquanto "o direito à exclusividade do nome decorre do princípio da novidade, segundo o qual devem ser evitados aqueles que possam determinar engano de terceiros, concorrência desleal, ou confusões prejudiciais ao que já o usava por primeiro" (TRF-4 - AC 2005.72.00.013679-0/SC, Rela. Desa. Marga Inge Barth Tessler, j. 21/10/2009)

Outrossim, os boletins de ocorrência de fls. 63/64 e 66, não obstante gozarem de presunção relativa de veracidade, se coadunam com os fatos alegados pela agravante e com as fotografias que demonstram as alterações realizadas nas embalagens.

Além disso, há o relato prestado por Anderson Oparacz, vendedor de carvão, na Delegacia de Polícia de Itaiópolis (fl. 65), no qual afirmou ter adquirido embalagens com a marca da recorrente em uma das empresas acionadas (Dicapel), inclusive com o valor mais baixo do que o de mercado.

Disse, ainda, o referido declarante "que questionou o vendedor da referida empresa se daria algum problema e o mesmo falou que o local da venda seria muito distante e não acarretaria complicação" (fl. 65).

Tal depoimento, a propósito, também pode ser considerado como indício de prova das argumentações da agravante, não obstante ter sido obtido em fase de inquérito policial, o qual poderá ser confirmado quando da fase instrutória.

Assim, os referidos elementos probatórios, evidenciam a veracidade das alegações e do direito alegado, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação quanto aos direitos suscitados pela agravante, formando, assim, um juízo seguro de probabilidade acerca dos fatos alegados pela recorrente.

Frisa-se, ademais, que o dano suportado pela agravante é considerável, tendo em vista que a atitude dos recorridos em comercializar as embalagens com a sua marca a terceiros, pode, sem dúvida, enganar os consumidores por conta da semelhança dos invólucros do carvão que adquirirem.

Dessa forma, atentando-se às provas carreadas ao presente recurso, identificam-se os requisitos exigidos pelo art. 273, caput, e I, do CPC/1973 (verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), mormente porque, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a agravante possui responsabilidade civil e criminal quanto ao seu dever de fornecer um produto de qualidade e seguro à vida, saúde e segurança do consumidor (art. 6º, I).

A respeito, colhe-se da doutrina de Luiz Guilherme Loureiro:

A marca tem como função permitir que o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, possibilitando-lhe distinguir este produto ou serviço de outros similares existentes no mercado.

Com efeito, no que tange ao âmbito do consumidor, a marca tem a função de identificar a origem dos produtos e serve, também, para melhorar o funcionamento dos processos de produção.

Ela assume ainda um importante papel no campo do direito da concorrência. A marca, nesse caso, é um patrimônio do comerciante, permite que ele conquiste ou mantenha a clientela. É uma garantia de proveniência do produto ou serviço. (Lei de Propriedade Industrial Comentada. Ed. Lejus. p. 274, grifou-se)

Portanto, em que pese o respeitável entendimento do juízo singular e da Desembargadora que analisou o pedido de tutela antecipada recursal nesta instância, o Judiciário deve conceder a medida pleiteada pela agravante com vistas a proibir problemas futuros, tanto de ordem pecuniária, quanto de ordem extrapatrimonial.

Portanto, por tais fundamentos, foi dado provimento ao agravo para se "deferir a tutela antecipada recursal para que as empresas agravadas abstenham-se de comercializar, utilizar ou fabricar qualquer embalagem com as marcas 'Carvão Especial do Zé Cão' e 'Carvão de Acácia Negra Zé Cão', sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada invólucro".

Após a instrução processual - portanto, agora em cognição exauriente -, o magistrado a quo seguiu a mesma linha de raciocínio.

Compreendeu, pelos fatos narrados, que "resta patente a violação ao disposto no art. 190, I, da Lei nº 9.279/96, ao passo que as demandadas, detentoras do 'clichê' da demandante, unicamente para a produção de embalagens personalizadas à titular da marca 'Carvão Zé Cão', não poderiam comercializar ou ceder tais produtos ou 'refugos' a terceiros, caracterizando-se, assim, a ilicitude de sua conduta. Inafastável, portanto, a responsabilidade civil das demandadas, bem como o dever de indenizar os danos/prejuízos suportados pela parte demandante (CC, arts. 186 e 927 e Lei n. 9.279/96, arts. 209 e 210)".

A compreensão deste Juízo acerca dos fatos não alcança a extensão jurídica que lhe foi dada por sentença. Explica-se.

É incontroverso que a autora tem o registro da marca 'Carvão Especial do Zé Cão' e 'Carvão de Acácia Negra Zé Cão', conforme comprova o documento de fl. 30 (depósito em 06.01.2010; concessão em 21.05.2014).

Também é incontroverso que a autora, Adolfo Antenor Oneda & Cia Ltda. ME, mantinha relação comercial com as rés, Artepel e Dicapel, para confecção das embalagens de papel, com a marca da autora, utilizadas para o envase e o comércio do seu produto final - Notas Fiscais de fls. 51/140.

Basicamente, a Artepel e a Dicapel atuavam em conjunto: a primeira confecciona as embalagens de papel; a segunda as alças de plástico utilizadas em tais embalagens. Conforme, a propósito, constou na sentença, são sociedades empresárias pertencentes ao mesmo conglomerado pois "possuem o mesmo endereço na cidade de Campos Novos/SC (Rua Marechal Deodoro, n. 2002, bairro Bom Jesus) (v. notas fiscais e documentos de fls. 51-63, 65-75, 77-80, 82-83, 85, 87, 89-94 e 96-98, 140, 142, 223 e 245), ramos de atividade semelhantes (v. documentos de fls. 140 e 142) e um dos sócios é comum (Alcir Giraldo Tolomeotti) (v. documentos de fls. 223 e 245)".

Também é fato bem documentado nos autos - e esse ônus, deve-se reconhecer, foi adequadamente cumprido pela parte autora - a venda de carvão em dois pequenos estabelecimentos das cidades de Campos Novos e Itaiópolis, uma padaria e um bar/lanchonete.

A autora, ao constatar o fato, registrou Boletins de Ocorrência (v.g. 28/29, 157/158), registrou imagens (fotografias às fls. 41/45) e buscou apurar quem efetivamente estava promovendo o envaze e vendendo carvão diverso em suas embalagens, fato que levou a Delegacia de Polícia local a abrir inquérito e ouvir Anderson Oparacz (fl. 159).

Tais fatos também ficaram suficientemente demonstrados pelo depoimento pessoal dos representantes da autora, Adolfo Antenor Oneda e Tatiane Borghesan, sua esposa (fls. 389/390).

Fato é, todavia, que o contexto probatório demonstrou que não houve, no caso, concorrência desleal ou atividade comercial parasitária.

Da Convenção da União de Paris, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 75.572/75, retira-se a definição de concorrência desleal:

Artigo 10 bis

1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias (destaquei).

O art. 209 da Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, igualmente estabelece: "fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio" (destaquei).

Portanto, configura ato de concorrência desleal todos os suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente.

A partir desta premissa, é fácil concluir que, se estivessem as rés, diretamente ou por interposta pessoa, de fato, promovendo o envase de carvão e revendendo-o, com o intento de lucro, no mercado de consumo em embalagens com o logotipo/marca da empresa autora, certamente haveria, em tal hipótese, concorrência desleal ou atividade comercial parasitária.

Isto, porque em tal hipótese - que, conforme já visto, expressamente ampara a causa de pedir -, as rés estariam se beneficiando da credibilidade de que já goza a marca da autora no mercado de consumo catarinense.

O que ficou demonstrado nos autos, porém, é que as rés, que confeccionavam as embalagens da autora, ao realizarem testes de qualidade, descartavam as embalagens que apresentavam algum defeito, de qualquer natureza, cor, corte ou colagem inadequadas, e o papel refugado, junto com outros na mesma condição, eram vendidos como material de descarte.

Todas as embalagens com tais defeitos de qualidade eram vendidas em fardo a terceiros interessados; porém, ainda poderiam ser utilizadas, visto que tais vícios não alteravam sua substancia, apenas sua qualidade.

O fato levou um terceiro, Anderson Oparacz, agricultor morador do interior do Estado e que já trabalhava em regime de pequena economia com a produção de carvão, a se dirigir até Blumenau para adquirir embalagens por preços mais baratos para viabilizar sua pequena atividade, distribuindo carvão em pequenos comércios.

E disto seguiu-se os fatos aqui já relatados: contam os autores que tomaram ciência do ocorrido em razão de uma única reclamação feita por telefone, pois um pacote de carvão não teria a quantidade expressa em sua embalagem; foram até o local dos fatos e apuraram as vendas.

Registro: tais fatos vieram demonstrados em uníssono pelas próprias partes e pelas testemunhas.

Adolfo Antenor Oneda e Tatiane Borghesan, representantes da autora e pessoas que se dirigiram ao interior do Estado para apurar o ocorrido, foram enfáticos a expor, em juízo, que, após a apuração, descobriram que Anderson Oparacz era a pessoa que vendia carvão em suas embalagens.

O representante da ré, Gustavo de Bastiani, igualmente disse em seu depoimento pessoal que nunca trabalhou com carvão e que a única ocorrência que tem conhecimento é a venda de embalagens refugadas, de seus clientes, por preço mais baixo. E disse que o fez para manter a qualidade das embalagens que vende.

André Luiz Pedrão, funcionário da Artepel, detalhou em seu depoimento toda a mecânica de produção e salientou que, de fato, refugos fora do padrão de qualidade são normalmente descartados.

Dilcéia e Ademar, testemunhas ouvidas por carta precatória à fl. 478, que mantinham pequenos estabelecimentos comerciais no interior do Estado, confirmaram que compraram pequenas quantidades de carvão de Anderson Oparacz, pequeno agricultor da região, em embalagens diversas.

Por fim, o próprio Anderson Oparacz foi ouvido, tanto em Delegacia (fl. 159), em fevereiro de 2015, por ocasião da apuração dos fatos, como em juízo, à fl. 478. Em ambas as oportunidades foi enfático a dizer que é agricultor e que, nas horas vagas, para complementar sua renda, queima e vende carvão. Disse que tomou conhecimento, por um conhecido seu, de uma empresa que vendia embalagens por quilo e por preços mais baratos em Blumenau, e assim o fez para viabilizar seu trabalho. Disse mais: que eram embalagens refugadas, por exemplo, com defeitos de imagem, e que as embalagens eram de todo o tipo e cores, de outras marcas, inclusive (Zé Cão, Jordão, Timboense, Sepé, etc).

Registro, neste ponto, que as fotografias amealhadas na inicial, a exemplo daquela constante à fl. 45, revelam sacos de carvão de outras cores e marcas (inclusive com defeitos de cores) e que Dilcéia e Ademar, que os vendiam, relataram que compravam apenas de Anderson Oparacz.

Estes foram, de fato, os acontecimentos. Estão bem comprovados nos autos e bastam à concepção deste Juízo.

Porém, se as rés venderam embalagens a terceiros nesta condição, como material de refugo e sem a intenção de ludibriar clientela da autora e de auferirem lucro, diretamente ou por interposta pessoa, na mesma atividade, não há falar em caracterização de concorrência desleal ou atividade parasitária.

Veja-se que o magistrado a quo inclusive imputou às rés, em sua sentença à fl. 517, suposta violação ao art. 190, inciso I, da Lei nº 9.279/96, que estabelece que "comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte" (destaquei). Entretanto, como visto, não houve tal incidência, porque as rés não vendem idêntico produto (carvão) com a marca da autora para confundirem o consumidor e, com isso, obterem vantagem ilícita.

Não se quer dizer, com isso, que as rés não podem responder pelo ato praticado. Está-se a dizer, ao revés, que os fatos imputados às rés, na extensão da inicial e da sentença, não se fazem configurados.

Respondem as rés, então, por culpa (negligência) em responsabilidade civil contratual, na forma do art. 186 e 927 do Código Civil.

É que, ainda que não tenham assinado qualquer contrato ou termo de confidencialidade, é incontroverso nos autos que produzem embalagens (sua atividade fim) e que mantinham contrato com a autora já há algum tempo.

Dito isto, ao passo que as rés deveriam ter ciência prévia do registro da marca da autora (e devem sempre se certificar disto porque é ato ínsito da sua própria atividade), se há sobra de embalagens, em decorrência da produção fabril, cuja marca é registrada, o descarte certo deve ser providenciado.

Significa dizer: aquele que trabalha com edição e impressão de marca registrada deve inutilizar as sobras do material ou devolvê-las ao titular do direito, sob pena de responderem por ilícito contratual ao reaproveitarem-na e, por via oblíqua, possibilitarem a ocorrência de dano, como no caso, cujo reaproveitamento coincidentemente foi realizado por pequeno produtor de carvão.

Afinal, conforme estabelece o art. 131 da Lei de Propriedade Industrial: "a proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular".

Delimitada a responsabilidade civil adequada, passo aos danos.

O magistrado a quo, ao fixar indenização por danos materiais em R$ 15.000,00, corretamente observou nuances do caso concreto com as quais este Julgador compactua:

na espécie, em se considerando as peculiaridades da causa, especialmente:

a) a comercialização irregular de embalagens com defeito ("refugos"), em quantidade inexpressiva, para apenas 2 (dois) pequenos produtores de carvão;

b) a destinação do carvão envasado em embalagens contendo a marca da demandante a apenas 2 (dois) estabelecimentos comerciais ("Ed Pães" e "Cantinho Doce");

c) a ausência de denúncia/representação da empresa demandante perante órgãos de defesa do consumidor;

d) a não indicação de efetivos prejuízos suportados pela demandante com a projeção negativa de sua imagem no mercado (lucros cessantes) (v. depoimento prestado por Adolfo Antenor Oneda - fls. 389-390- sistema audiovisual);

e) a inexistência de qualquer prova indicando que a empresa demandante pretendia expandir seus negócios para a região em que as embalagens foram indevidamente utilizadas; e,

f) a média anual do faturamento da empresa demandante, no ano de 2015, no valor de R$ 80.950,01 e a média mensal de R$ 6.745,83.

Mas, se não se fala de concorrência desleal ou atividade parasitária, não há falar em condenação das rés em indenização por danos materiais nos termos da Lei que regula a Propriedade Industrial - nº 9.279/96.

A legislação civil impõe que, em seu art. 944, que "a indenização mede-se pela extensão do dano".

Danos materiais dependem de prova, que no caso não ocorreu.

A propósito, este Julgador pensa que inexiste qualquer parâmetro para o pedido formulado na inicial, condizente a supostos danos materiais por violação de marca no montante de R$ 100.000,00, nem tampouco para a fixação, por sentença, de danos materiais arbitrados em R$ 15.000,00.

Se concorrência desleal houvesse, os danos materiais deveriam ser obrigatoriamente calculados em etapa constitutiva posterior, na forma disposta nos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Logo, os danos materiais são extirpados da sentença.

Por outro lado, concernente aos danos morais, o pedido é de montante não inferior a 100 salários mínimos (fl. 24).

Ao arbitrar o montante de R$ 40.000,00, com juros da citação e correção da fixação, o magistrado considerou:

(...) a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais é medida de rigor (STJ, Súmula 227), pois os danos imateriais decorrem justamente do desprestígio do nome da empresa demandante perante terceiros, do sentimento de vulnerabilidade/impotência frente à comercialização de embalagens contendo a marca da demandante ("Zé Cão") a produtores diversos, da afronta ao dever de confiança que deve nortear as relações comerciais e, ainda, do caráter inibitório, pedagógico e punitivo/repressivo (STJ, AgInt no AREsp n. 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 14.3.2017) que deve nortear a estipulação da indenização por danos morais.

Compactuo com a fundamentação de Sua. Exa.

Todavia, não se fala de concorrência desleal/atividade parasitária.

A responsabilidade das rés foi aqui bem enquadrada: respondem por ilícito civil contratual por desfazerem-se inadequadamente de embalagens com a marca registrada da autora.

Nestes termos, e, em acréscimo, observando que a autora é constituída por um casal, está sediada na cidade de Luiz Alves, SC, e que atende apenas o Litoral Catarinense com os seus produtos; que as rés são sediadas em Blumenau, com capital social a demonstrar que são empresas de médio e grande porte [Dicapel: R$ 2.500.000,00 (fl. 224) / Artepel: 100.000,00 (fl. 247)]; e, sobretudo, que as embalagens foram mal utilizadas em cidades nas quais a autora não atua comercialmente, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende a função reparatória/pedagógica que a paga pecuniária deve desempenhar.

Ilícito contratual, juros de mora da citação. Correção desta decisão.

Subsiste, independentemente da retificação da responsabilidade civil das rés, a obrigação de não fazer a elas imposta, a fim de que não produzam ou revendam mais embalagens da autora, ainda que objeto de refugo, sob pena de multa diária aqui mantida em R$ 500,00.

Pelo que decorre deste julgamento, a sucumbência é readequada. Respondem as partes por custas e despesas, em idêntica proporção. As rés respondem por honorários arbitrados em 10% da condenação. A autora pagará R$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, na proporção de R$ 3.000,00 para os procuradores de cada ré. Sucumbência readequada neste Tribunal de Justiça, de honorários recursais não se fala.

IV. Conclusão

VOTO no sentido de dar parcial provimento aos apelos interpostos pelas demandadas, Artepel - Indústria e Comércio de Embalagens de Papel Ltda. - EPP e Dicapel Papéis e Embalagens Ltda., para:

(a) afastar a imputação de concorrência desleal/atividade parasitária, mantendo-se, todavia, a responsabilidade civil por ilícito contratual, nos termos da fundamentação supra;

(b) afastar os danos materiais, por falta de prova;

(c) reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção a partir desta decisão.

(d) readequar a sucumbência.

É, pois, como voto.


Gabinete Desembargador Gilberto Gomes de Oliveira 03