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18 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 00114208220048240045 Palhoça 0011420-82.2004.8.24.0045 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Apelação Cível n. 0011420-82.2004.8.24.0045, de Palhoça

Relator: Desembargador Sérgio Izidoro Heil

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BARCO DE FIBRA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À TUTELA INIBITÓRIA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.

PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES.

PETIÇÃO APRESENTADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RÉ. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO MATERIALIZADA EM INFORMAÇÕES INERENTES AO ANO DE 2008. DADOS QUE PODERIAM E DEVERIAM TER SIDO JUNTADOS EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES. MEDIDA IMPOSITIVA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSTITUTO DESLEAL AVENTADO PELOS AUTORES POR OCASIÃO DA JUNTADA DAS INFORMAÇÕES PELA RÉ. CONDUTA ÍMPROBA NÃO DETECTADA. TESE AFASTADA.

RECURSO DA RÉ.

DESENHO INDUSTRIAL. DEPÓSITO DO REGISTRO EM MOMENTO POSTERIOR À COMPRA DA EMBARCAÇÃO. EXPLORAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL. PERÍODO ABRANGIDO PELA PROTEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 96, § 3º, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFECÇÃO DA LANCHA, ADEMAIS, QUE SEGUIU POR PERÍODO POSTERIOR À OBTENÇÃO DO REGISTRO. COMERCIALIZAÇÃO VEDADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E MINUDENTE. CONTRAFAÇÃO DETECTADA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

AVENTADA A PARCIALIDADE E A SUSPEIÇÃO DO EXPERT NO RECURSO DE APELAÇÃO. NOMEAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU QUE NÃO FOI IMPUGNADA PELA RÉ A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO.

RECURSO DOS AUTORES.

PETIÇÃO INICIAL QUE PRETENDEU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA. TOGADO QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ADUZIU QUE OS DANOS MATERIAIS CONTEMPLAM A PRETENSÃO INAUGURAL. IRRESIGNAÇÃO APELATIVA PARA FINS DE INCLUSÃO ESPECÍFICA NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE CADA RUBRICA SEPARADA. DESNECESSIDADE. DANO MATERIAL QUE ABARCA OS DANOS EMERGENTES E OS LUCROS CESSANTES. TESE AFASTADA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. PLEITEADA A MAJORAÇÃO DA VERBA. QUANTIA QUE, COTEJADA COM O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (R$ 40.000,00) E À CONDENAÇÃO ILÍQUIDA, NÃO EVIDENCIA EXORBITÂNCIA OU ÍNDOLE IRRISÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA.

RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECLAMO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0011420-82.2004.8.24.0045, da comarca de Palhoça 1ª Vara Cível em que são Apelantes e Apelados Estaleiro Sea Crest Indústria e Comércio Náutica Ltda., Brasboats Indústria e Comércio de Artigos Náuticos Ltda. e Baldoíno Hoffmann.

A Quarta Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto pela ré e negar-lhe provimento; e negar provimento ao apelo interposto pelos autores. Custas de lei.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des. José Carlos Carstens Köhler e Janice Ubialli.

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

Desembargador Sérgio Izidoro Heil

Relator

RELATÓRIO

Brasboats Indústria e Comércio de Artigos Náuticos Ltda. e Baldoíno Hoffman ajuizaram, em 17/11/2004, ação indenizatória com pedido de antecipação de tutela em face de Sea Crest Indústria e Comércio Náutica Ltda.

Alegou a autora ser empresa tradicional do ramo de fabricação de lanchas e artigos náuticos, ao passo que o autor possui o registro de desenho industrial "em forma ornamental de lancha", concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e denominado "Configuração Aplicada em Barco de Fibra - DI 6203782-0" (depósito em 6/12/2002; certificado expedido em 1º/4/2003).

Narraram ter passado a fabricar o aludido produto para venda perante o mercado consumidor (denominado Voyager 210), já que possuía grande aceitação em decorrência do avançado desenho realizado e performance conquistada.

Aduziram que Alexandre Lanfers, sócio da ré, encomendou uma unidade da citada embarcação, cuja nota fiscal foi emitida em nome do pai de Alexandre, Pedro Francisco Lenfers, porém posteriormente descobriram, por intermédio de funcionários e fornecedores, que os sócios da ré supostamente estariam comprando materiais idênticos aos utilizados na fabricação da lancha vendida, bem como teriam desmontado a embarcação, fabricando os moldes de todas as peças e, sem cerimônias, construindo o mesmo produto para venda tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América.

Aventaram, portanto, em resumo, "não obstante o privilégio industrial garantido aos autores e o seu lançamento no mercado, se verificou a prática contrafacional de seu privilégio industrial, visto que a ré passou a comercializar o mesmo barco, de modo servil o registro de desenho industrial pertencente ao autor, bem como de modo a causar confusão com o produto da autora, em inequívoca prática de violação a privilégio industrial e de concorrência desleal pela demandada" (fl. 3).

Alegaram, ainda, que a ré responde a dois inquéritos policiais por crimes contra a propriedade industrial.

Diante disso, aventaram violação à propriedade do desenho industrial e prática de concorrência desleal, motivo pelo qual pleitearam: a) a antecipação de tutela para que a ré se abstenha de comercializar ou explorar sob qualquer forma o desenho industrial aludido na inicial, com fixação de multa diária; b) no mérito, a confirmação da antecipação de tutela, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e ao adimplemento dos lucros cessantes.

Formularam os demais requerimentos de estilo, valoraram a causa, pugnaram pela produção de provas e juntaram documentos (fls. 2/174).

Porque preenchidos os requisitos esculpidos no art. 273 do CPC/1973, o juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e, com isso, determinou que a ré, a partir da citação, abstenha-se de "elaborar, fabricar, expor, divulgar, bem como comercializar e explorar a configuração aplicada no barco de fibra que corresponda ao desenho industrial pertencente à requerente, cujo registro foi concedido sob o n. DI 6203782-0, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento" (fls. 176/178).

Proposta a ação contra Sea Crest Indústria e Comércio Náutica Ltda., o oficial de justiça deixou de citá-la no endereço declinado pelos autores, porquanto no local encontrava-se instalada a empresa Estaleiro Sea Crest Indústria Náutica Ltda., [...] cujo representante legal é o senhor Alexandre Lenfers"(fl. 194-v).

Os autores alegaram tratar-se da mesma pessoa jurídica, inclusive representada por Alexandre Lenfers, motivo por que pleitearam a citação de Estaleiro Sea Crest Indústria Náutica Ltda. (fls. 197/200), ocasião em que o togado determinou a retificação do polo passivo, bem como reordenou a citação da empresa acionada (fl. 202).

Citada (fl. 207-v), a ré ofereceu resposta na forma de contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aventou que a compra da embarcação (24/8/2012) foi anterior não apenas à concessão do certificado de registro do desenho industrial (1º/4/2003), como também ao próprio depósito realizado no INPI (6/12/2002), o que demonstra por si só a inexistência de contrafação.

Ainda, alegou que os autores não são inventores ou criadores da embarcação em discussão, porquanto a lancha comprada, que supostamente teria servido de base para o início da contrafação, é, na realidade," cópia autêntica do modelo de lancha Regal de fabricação norte americana ", de modo que"em procedimento administrativo próprio se promoverá denúncia ao INPI com o objetivo de anular o registro do autor naquele órgão", e tal informação corrobora a dominialidade pública do desenho discutido.

Não obstante, ponderou que os desenhos industriais são diversos, que no caso concreto não há concorrência desleal, tampouco dever de indenizar. A partir disso, pleiteou a improcedência dos pedidos inaugurais, protestou pela produção de provas e requereu a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (fls. 209/245).

Réplica às fls. 254/256.

Designada audiência de conciliação (fl. 257), a proposta de acordo restou inexitosa, solenidade em que o togado instrutor postergou a apreciação da preliminar e deferiu a produção de prova pericial (fl. 269).

Nomeado à fl. 303, o perito apresentou o laudo às fls. 366/368, complementado às fls. 392/396, respondeu quesitos às fls. 384/385, bem como prestou esclarecimentos às fls. 412/413.

Os autores informaram por diversas vezes o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida (fls. 304/332, 349/363 e 371/382), sendo que em uma delas ponderaram"a empresa requerente, após o início da contrafação, sofreu queda em suas vendas e teve que fechar suas portas em função da prática reiterada da requerida"(fl. 305).

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/6/2010 (fl. 422), inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 462/468), o togado manteve a multa diária anteriormente fixada e determinou a expedição de ofícios à Receita Federal e à Capitania dos Portos para que prestassem informações sobre o caso (fls. 470/471), com resposta às fls. 477/478 e 484.

Ainda na fase instrutória, o magistrado majorou a multa diária para R$ 5.000,00 e ordenou que a ré apresentasse seus livros contábeis, a partir de dezembro de 2002 (fls. 496/498-v), o que foi objeto de agravo de instrumento (fls. 501/515), não conhecido (fls. 523/531), porém a ordem não foi cumprida sob a alegação de que o galpão da ré" sofreu um incêndio criminoso "(fls. 546/573).

Na sequência, sobreveio sentença, a qual afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, confirmou a antecipação de tutela, com o aumento da multa diária, determinou em definitivo que a ré abstenha-se de elaborar, fabricar, expor, comercializar ou explorar o desenho industrial DI n. 6203782-0, bem como condenou-lhe ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação (fls. 578/580).

Opostos embargos de declaração pelos autores (fls. 583/585), a ré interpôs recurso de apelação (fls. 588/619), oportunidade em que alegou não ter copiado o desenho industrial dos autores (na comparação entre as embarcações Voyager 210 e Adventure 215, embora no recurso o apelante tenha utilizado a expressão Fishing 215), não ter agido de má-fé, tampouco exercido a prática de concorrência desleal, em especial porque a aquisição da lancha deu-se em momento anterior ao depósito junto ao INPI e à concessão final do certificado e," em sendo assim, por ter começado a fabricar lanchas com modelo semelhante antes da concessão do depósito do desenho industrial, o apelante teria assegurado o direito de continuar a exploração da atividade sem qualquer ônus "(fl. 596).

Ponderou no apelo, ainda, que o desenho industrial em análise é cópia autêntica do modelo de lancha Regal de fabricação norte americana, não havendo o requisito da novidade e sim estado da técnica.

Na sequência, aventou que o modelo fabricado pela apelante possui diversas diferenças em comparação àquele fabricado pelos apelados, bem como que a prova pericial está totalmente prejudicada, já que"não é um engenheiro naval o profissional mais indicado para que se faça uma avaliação quanto ao desenho de uma embarcação, o que era o esperado"(fl. 608), além de inquinada de suspeição/parcialidade. Diante disso, requereu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos elencados na petição inicial.

Rejeitados os aclaratórios (fl. 620), a ré ratificou seu recurso de apelação (fls. 623/626), oportunidade em que os autores igualmente interpuseram recurso apelativo (fls. 627/635).

Nas suas razões, aventaram"necessário que seja inserida à parte dispositiva a condenação expressa da demandada ao pagamento da indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, os quais deverão ser arbitrados em liquidação de sentença nos termos do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial", bem como a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem em R$ 5.000,00.

Apresentadas as contrarrazões dos autores às fls. 636/643, os autos ascenderam a este Tribunal de Justiça.

A ré veio aos autos e juntou novos documentos (fls. 656/662), sobre os quais os autores pleitearam o desentranhamento, bem como a condenação da ré em litigância de má-fé (fls. 666/668).


VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos autores Brasboats Indústria e Comércio de Artigos Náuticos Ltda. e Baldoíno Hoffman e pela ré Estaleiro Sea Crest Indústria Náutica Ltda., contra sentença que condenou esta última à tutela inibitória quanto à criação/comercialização do desenho industrial descrito na inicial, além de indenização por danos materiais.

1. Disposições preliminares

1.1. Documentos juntados nesta Instância Recursal

Remetido os autos a este Tribunal de Justiça para julgamento das apelações, a ré peticionou para apresentar" fatos e documentos novos ", que no seu entender"podem levar até mesmo à perda de objeto da presente lide"(fls. 656/660).

No caso, foi juntada aos autos uma certidão de andamento, expedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 27/11/2014, na qual consta que o desenho industrial " configuração aplicada em barco de fibra ", em nome de Baldoíno Hoffman (DI n. 6203782-0), foi concedido em 1º/4/2003, com validade de dez anos, mas que o período extraordinário para recolhimento da taxa quinquenal de manutenção venceu em 6/6/2008, sem o devido pagamento, motivo por que o aludido registro"está sujeito à extinção conforme art. 119 da LPI"(fl. 661).

Com efeito, a aludida informação em nenhum momento corrobora a existência de fato novo, uma vez que o suposto vencimento teria ocorrido em 6/6/2008, ou seja, praticamente dois anos antes da própria audiência de instrução e julgamento, realizada em 10/6/2010, bem como cinco anos e nove meses antes da prolação da sentença em primeiro grau (proferida em março de 2014).

Vigente ao tempo em que apresentada a petição supostamente guarnecida por fatos supervenientes, o CPC/1973 já previa que ao réu compete alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 300), cabendo-lhe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial (art. 302), sendo-lhe permitido apenas deduzir novas alegações quando se tratar de direito superveniente, matérias que competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa disposição legal puderem ser formuladas em qualquer tempo (art. 303), ou ainda quando o documento for destinado a fazer prova de fato ocorrido depois dos articulados (art. 397).

In casu, poderia o réu ter levado o fato a conhecimento do juízo a quo até no momento em que proferida a sentença (art. 462), o que não foi feito.

Não obstante, a certidão ponderou"o registro está sujeito à extinção", porém nem sequer disse que foi extinto. Não é só. Os próprios autores salientaram, em 15/8/2007,"que após o início da contrafação, sofreu queda em suas vendes e teve que fechar suas portas em função da prática reiterada da requerida. Assim, hoje, a empresa existe somente como marca, pois teve que alugar seu nome e desenhos industriais para outra empresa do ramo, para poder honrar suas dívidas com credores e funcionários"(fl. 305).

Em melhor explicação quanto à ocorrência de fatos novos, explicam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária. (Comentário ao código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1146).

O STJ já se pronunciou sobre o assunto no mesmo sentido:

[...] 3. A regra inserta no art. 396 do CPC/1973, dispõe que incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC/1973, art. 397), o que na espécie, não ocorreu. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 939.699/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/8/2016).

A jurisprudência desta Corte não destoa:

[...] A juntada de novos documentos pela ré, posteriormente à contestação somente é admitida de forma excepcional (CPC, art. 434). Nos termos do art. 435 da Lei Adjetiva Civil,"É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Na espécie, a complementação do pacto objeto do litígio pela acionada, apenas nesta Instância, não pode ser admitida, tendo em vista a impossibilidade de seu enquadramento no conceito de documentos novos, pois já existiam e eram de conhecimento da referida parte no momento de apresentação da resposta. [...] . (Agravo Interno n. 0331768-31.2015.8.24.0023, da Capital, Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 6/11/2018).

[...]" A produção de prova após a sentença, sem que haja a devida justificativa, escorada em motivo de caso fortuito ou de força maior, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras com a possibilidade de surpreender o adversário, não lhe permitindo o contraditório. [...] A proibição de inovar inclui, também, a proibição de juntada de novos documentos a respeito de fatos que foram ou poderiam ter sido alegados no primeiro grau de jurisdição (CPC 396 e 397). Somente se permite a juntada, no procedimento da apelação, de novos documentos que se refiram a fatos e direitos supervenientes. "(Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 761; 1.025-1.026). [...] (Apelação Cível n. 0003504-72.2013.8.24.0015, de Canoinhas, Desa. Rosane Portella Wolff, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 6/2/2017).

Na linha do que tem sido decido e do quadro fático apresentado ao Colegiado, não há como considerar legítima a ocorrência de fato novo a ensejar a reabertura da instrução, razão pela qual a petição apresentada deve ser desentranhada e devolvida.

1.2. Litigância de má-fé alegada na impugnação à apresentação dos aludidos fatos novos

Alegam os autores, em resposta à petição apresentada pela ré na ocasião da juntada de documentos que comprovariam, em tese, a existência de fatos novos, que a peticionante litiga de má-fé.

A propósito, a litigância de má-fé, prevista no art. 17 do CPC/1973, reproduzido no art. 80 do Código Fux, configura-se quando a parte utiliza do direito público subjetivo de ação, provoca a jurisdição e em sua essência almeja a obtenção de tutela judicial em total desvirtuamento aos postulados da função social do processo civil, boa fé e lealdade processual.

A previsão legislativa era a seguinte:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em análise à petição apresentada pela ré, não há como enquadrá-la em nenhuma das hipóteses acima, tampouco é possível presumi-la de manifesto intuito prejudicial, uma vez que no seu entender os documentos poderiam, em tese, corroborar suas alegações iniciais e ela é a principal interessada na reforma da sentença, porquanto condenada à tutela inibitória e ao pagamento de indenização por danos materiais.

Nesse contexto, não se verificam elementos aptos à caracterização da alegada má-fé.

2. Recurso da ré

Insurge-se a ré contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, bem como confirmou a antecipação de tutela para que se abstenha de elaborar, fabricar, expor, divulgar por qualquer meio, comercializar e explorar o desenho industrial DI n. 6203782-0 de" configuração aplicada em barco de fibra ".

In casu, a discussão cinge-se, em apertada síntese, na conduta da ré que, ao adquirir uma embarcação de propriedade dos autores, com desenho industrial devidamente registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, teria supostamente passado a reproduzi-lo em escala comercial, como se sua produção originária fosse, em descompasso com a proteção legislativa incidente no caso concreto.

A Lei n. 9.279/1996, que rege o caso em tela, possui a seguinte previsão:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

[...]

II - concessão de registro de desenho industrial;

[...]

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

[...]

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

[...]

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

Pontuada a previsão legislativa inerente ao caso concreto, infere-se que o depósito foi efetuado pelos autores em 6/12/2002 (fl. 26), cujo registro foi deferido e publicado em 1º/4/2003 na Revista de Propriedade Industria - RPI 1682 (parecer de mérito publicado em 2/9/2003 na RPI 1704), por um período de dez anos, a contar da data do depósito (fl. 40), já que" não foram encontradas anterioridades "(fl. 38).

Diante disso, consoante disposto no parágrafo único do art. 109 da Lei de Propriedade Industrial, o registro confere ao seu titular"o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos"(art. 42) produto objeto do registro de desenho industrial.

Tratava-se, na espécie, de" configuração aplicada em barco de fibra ", com as especificações descritas às fls. 26/36, cuja embarcação possuía o nome" Voyager 210 ".

Em específica análise do caso concreto, os autores venderam para Alexandre Lenfers (nota fiscal em nome de Pedro Francisco Lenfers), em 1º/8/2002, com data da entrega em 24/8/2002 (fls. 44/45) uma lancha denominada Voyager 210, e que segundo informações descritas na petição inicial os sócios da empresa autora descobriram que os sócios da ré estariam comprando os mesmos materiais utilizados para fabricação da embarcação adquirida, bem assim estariam replicando-a, em manifesta contrafação e violação aos direitos autorais.

Instaurado inquérito policial em 19/3/2003 na comarca de Palhoça para verificação das informações prestadas pela vítima e autor deste processo Baldoíno Hoffmann (fls. 46/117), foi lavrado laudo pericial em 28/3/2004 pelo engenheiro naval Jean Shinzato e engenheiro mecânico Sérgio Seugling, após acompanhar"uma equipe da delegacia de Palhoça", cujo objetivo seria,"a pedido do promotor de justiça", provar a cópia dos barcos fabricados pela ré de maneira idêntica aos fabricados pelos autores (fl. 118).

Ao fim da avaliação, os engenheiros ponderaram" após verificação das medidas principais dos moldes e conferência com a lancha em questão foi verificado que os moldes em questão são cópias dos moldes originais da fábrica Brasboats Ltda. "(fotos às fls. 119/122).

Aqui uma questão deve ser ponderada. Apesar de em contestação e nas razões de apelação a ré sustentar que os alegados atos de cópia teriam sido anteriores à concessão do registro, as provas até então corroboram que a fabricação da lancha, na modalidade cópia, deu-se por muito tempo além do pedido de depósito e da obtenção do registro.

Ademais, o desenho em muito se afasta ao estado da técnica (tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito), já que a suposta divulgação teria ocorrido em razão da compra e venda da embarcação, inclusive abrangida pelo prazo estampado no art. 96, § 3º, da Lei de Propriedade Industrial, ao analisá-lo com o art. 12, I, do mesmo Diploma.

Além disso, as embarcações da ré foram fabricadas por muito tempo após a obtenção do registro.

Não há razões legais, portanto, que autorizem a ré a fabricar ou comercializar barco idêntico ao adquirido dos autores, quer seja em momento posterior ao depósito (data inicial concedida pelo registro), quer seja nos 180 dias anteriores ao mesmo marco, nos termos do art. 96, § 3º, da LPI.

De igual modo, não há como acolher a tese de que a aludida lancha seria cópia do modelo norte americano Regal, uma vez que o desenho industrial em discussão foi registrado no Brasil, legalmente deferido e, assim, ao titular confere-se o direito sobre a criação, notadamente diante da decisão proferida pelo INPI"não foram encontradas anterioridades".

Discussões outras ficaram apenas no campo das alegações, sem provas para corroborar a suposta tese de cópia realizada pelos autores (art. 373, II, do CPC), até porque, nos termos dos arts. 56, 57 e 118, a ré em nenhum momento alegou ter ajuizado ou pender de julgamento ação anulatória contra o desenho industrial registrado em nome do autor Balduíno.

Nomeado pelo togado a quo em 21/8/2007 o mesmo perito indicado pelo promotor de justiça quando da tramitação do inquérito policial (cujo laudo à época não substitui a avaliação feita por intermédio do Poder Judiciário)(fl. 303), a ré em nenhum momento sustentou a suspeição do expert. Pelo contrário, quando instada a se manifestar, indicou assistente técnico (fl. 340) (o qual, inclusive, é engenheiro naval, ou seja, a mesma profissão que segundo as razões recursais tornariam o perito inapto para a realização do trabalho), razão por que as teses de suspeição/parcialidade/despreparo do vistor encontram-se acobertada pela preclusão, cujo reclamo nessa parte não pode ser conhecido.

Nesse sentido:

VII - De outro giro, nos termos do art. 138, III, § 1º, do CPC/73, aplicam-se aos peritos as mesmas causas de impedimento e de suspeição estabelecidas para os juízes. Entretanto, assim como a suspeição, o impedimento do perito deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

VIII - O dispositivo acima transcrito estabelece que, embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do Ministério Público, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao intérprete, a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada"na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos", sob pena de preclusão, em conformidade com o previsto no art. 245 do CPC/73. Nesse sentido: REsp n. 876.942/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009.

IX - No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, declarando preclusa a alegação de suspeição do perito, visto que a parte quedou-se inerte após a nomeação do perito.

X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.708.814/MG, Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4/12/2018).

Quanto ao laudo pericial (fls. 366/368), é possível perceber que a ré, em 26/3/2004" possuía um molde igual ao desenho industrial n. 6203782-0 ", cujas lanchas Fishing 215 e Adventure 215 possuíam as mesmas características do DI indicado, com as mesmas dimensões de casco, configuração e arranjo das varas d'água, detalhe e na mesma posição do Step V no fundo do casco e convés.

O parecer conclusivo enfatizou:

Quanto aos quesitos elaborados pelo assistente técnico do Estaleiro Sea Crest Indústria Náutica Ltda., engenheiro naval Ricardo Marcelo Rinaldi, posso afirmar que as perguntas formuladas ao perito, dizem respeito a pequenos detalhes da lancha, que facilmente podem ser mudados de posição e/ou forma de constrição/configuração na lancha propriamente dita. Citando para exemplificar os quesitos 7, 7.1 e 7.2, que fazem referência à escada da lancha e de como ela é fixada, se na parte interna ou externa ou se existe compartimento com tampa para guardar a escada após o uso. Estes quesitos mostram claramente que o assistente técnico elaborou suas perguntas, se preocupando somente com os pequenos detalhes relativo a acessórios obrigatórios e de acabamento como: espaço para depósito da bóia (quesito 10.1), tampa do reservatório da âncora (quesito 3), base de fixação para o motor (quesito 6), se o banco traseiro possui forma reta ou em forma de L (quesito 11 e 12).

O que caracteriza a lancha no que se refere a sua performance é basicamente o conjunto casco + convés + estrutura (chassis). Isto porque determina o volume do casco, o comportamento hidrodinâmico (movimento na água), hidrostático (flutuação), espaço disponível para os usuários e estética. Sendo este último item o mais claro de ser identificado.

Somente para exemplificar, no caso automobilístico, um GOL (VW) pode ter calotas ou não, ar condicionado ou não, airbag ou não, ... Mas seu chassis e carroceria são os mesmos. Ou seja, sempre serão o GOL. Fiz a referência ao chassis e carroceria por analogia ao chassis + casco + convés mencionados anteriormente.

Vale lembrar que estas 3 peças mencionadas representam mais de 85 a 90% de todas as peças de fibra de vidro que compõe o conjunto completo. Para mudar uma tampa, ou uma escada é quase que equivalente a mudar a cor de um estofamento se for considerar o conjunto.

Verificamos através de análise das provas acrescidas no processo, que a embarcação em questão continua sendo fabricada e comercializada pela empresa Sea Crest, desde o início de 2006. Esta embarcação continua com as mesmas características da mesma copiada em 2002 (fls. 395/396).

Em laudo complementar, às indagações formuladas pela ré o perito respondeu:

5. Item 2 - o réu menciona" ficou suficientemente demonstrada a grande diferença entre as mesmas ". Todas as diferenças foram feitas posteriormente e não interferem a performance da embarcação. Novamente, voltando ao exemplo do automóvel, é como se estivéssemos comparando o GOL (VW) com o mesmo GOL (VW) cujos espelhos, acessórios e estofamento foram trocados. Será sempre o mesmo carro.

[...]

9. Item 2.5 - Uma escada é insignificante para a performance da embarcação. É como se falasse que a antena do carro é fixa e a outra é retrátil.

[...]

Quando presenciamos o ocorrido na ocasião, ficamos perpléxos pois muitas pessoas foram envolvidas. Como o mercado é muito restrito, ou seja, a mão de obra disponível é restrita, muitos se conhecem. Ouvimos ex-funcionários relatando as etapas do processo de cópia das fôrmas. Inclusive depois do surgimento da empresa em São José, conhecemos profissionais que realizaram as alterações feitas a partir das fôrmas originais (fls. 412/413).

Diante da prova pericial produzida, é incontestável o fato de que a ré produz/produzia lanchas que foram confeccionadas mediante a cópia do desenho industrial dos autores, cuja distinção de itens, a propósito, era puramente opcional e sem nenhuma relevância prática no contexto casco, convés e estrutura.

Sobre o assunto, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRODUTOS REGISTRADOS JUNTO AO INPI. VIOLAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL. PARTE APELADA QUE EXPÕE À VENDA PRODUTOS COM SIMILAR IDENTIFICAÇÃO DAQUELES REGISTRADOS. CONTRAFAÇÃO CONFIGURADA.

DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO MATERIAL QUE SE FAZ PRESENTE, POIS DEMONSTRADA A CONTRAFAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR A SE REALIZAR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

[...]

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n. 0500183-25.2011.8.24.0020, de Criciúma, Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 27/6/2019).

Por fim, apenas para registro, a ré busca incessantemente demonstrar que os supostos detalhes existentes na sua embarcação seriam diferentes dos verificados na lancha dos autores, porém tais detalhes, se não corroborassem a cópia do desenho industrial (o que não é o caso dos autos), ainda assim poderia contemplar a denominada violação ao trade dress, ou seja, quando o conjunto similar possa resultar em ato de concorrência desleal, em razão da confusão ou associação com bens e produtos concorrentes.

Sobre o assunto:

1. Ocorre a violação ao chamado trade dress quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço" (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 2016). (TJSC, Apelação Cível n. 0004237-32.2014.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 21-03-2019).

Ao fim e ao cabo, o fato de a ré ter obtido o registro de desenho industrial denominado "configuração aplicada em lancha", em 31/10/2006 (fl. 271), isso, por si só, não convalida a contrafação até então verificada, tampouco lhe permite continuar a explorar, fabricar ou sob qualquer forma comercializar uma embarcação que fuja do seu certificado de registro de desenho industrial n. 6601575-8, que nem é objeto deste processo.

Em arremate, além de a prova pericial ter sido conclusiva e minudente, a vasta documentação trazida ao feito, representada pelas fotos e detalhes técnicos das lanchas em debate (Voyager 210 e Adventure 215) (fls. 26/36, 43, 119/122, 224/244, 274/287, 308/313, 321/332, 352/356, 374/380), em especial as fls. 308/310, 324 e 353/356, conferem ao julgador certeza ainda maior a respeito da cópia do desenho industrial narrada na presente actio.

Diante disso, consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial a comercialização por parte da ré do desenho industrial de propriedade dos autores, cabalmente demonstrada por prova pericial, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

3. Recurso dos autores

No recurso apresentado, os autores almejam a inclusão, na parte dispositiva da sentença, de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, os quais deverão ser arbitrados em liquidação de sentença nos termos do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, bem como pretendem a majoração da verba honorária.

In casu, os autores pleitearam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como obtenção de lucros cessantes (fls. 18 e 19).

A sentença, por seu turno, julgou procedentes os pedidos iniciais e, quando do julgamento dos embargos de declaração, deixou claro que os danos materiais (concedidos na sentença) contemplam os lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Como se sabe, o dano material é gênero, do qual são espécies os danos emergentes (o que a parte efetivamente perdeu com o ato ilícito) e os lucros cessantes (probabilidade objetiva e circunstância concreta de que estes danos teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação).

Se a sentença condenou a ré ao adimplemento dos danos materiais, nos quais estão abarcados também os lucros cessantes, não há razões jurídicas para o provimento do recurso a fim de modificar a parte dispositiva do decisum.

Os honorários, por seu turno, foram fixados em R$ 5.000,00 mediante apreciação equitativa do magistrado (art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973), porém dentro do patamar legalmente previsto, considerando o valor atribuído à causa (R$ 40.000,00), bem como a ocorrência de condenação genérica (tutela inibitória e danos materiais relegados à fase de liquidação).

Não se verifica, portanto, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada a ensejar reparos nesta Instância, em especial diante dos padrões comumente aplicados por este Colegiado, e da não interferência na verba alimentar a suposta ocorrência de multa diária inadimplida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO E FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR CORRESPONDENTE A, NO MÍNIMO, DEZ POR CENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA. EXECUÇÃO VALORADA EM IMPORTE ELEVADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 8º, DO CPC/15. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONSIDERANDO O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO DOS RECORRENTES QUE LOGROU DEMONSTRAR A INEXIGIBILIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível n. 0001250-58.2016.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, Des. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 19/6/2018).

Em sendo assim, o recurso dos autores não merece provimento.

4. Disposições finais

Incabível, na espécie, a fixação de honorários advocatícios recursais em benefício das partes, uma vez que a sentença recorrida foi publicada sob a égide do CPC/1973.

5. conclusão

Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso interposto pela ré Estaleiro Sea Crest Indústria e Comércio Náutica Ltda e nega-se-lhe provimento; e nega-se provimento ao apelo interposto pelos autores Brasboats Indústria e Comércio de Artigos Náuticos Ltda. e Baldoíno Hoffmann.


Gabinete Desembargador Sérgio Izidoro Heil