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14 de Outubro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 00114208220048240045 Palhoça 0011420-82.2004.8.24.0045 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Apelação Cível n. 0011420-82.2004.8.24.0045, de Palhoça

Relator: Desembargador Sérgio Izidoro Heil

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BARCO DE FIBRA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ À TUTELA INIBITÓRIA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.

PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES.

PETIÇÃO APRESENTADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RÉ. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO MATERIALIZADA EM INFORMAÇÕES INERENTES AO ANO DE 2008. DADOS QUE PODERIAM E DEVERIAM TER SIDO JUNTADOS EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO. DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES. MEDIDA IMPOSITIVA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSTITUTO DESLEAL AVENTADO PELOS AUTORES POR OCASIÃO DA JUNTADA DAS INFORMAÇÕES PELA RÉ. CONDUTA ÍMPROBA NÃO DETECTADA. TESE AFASTADA.

RECURSO DA RÉ.

DESENHO INDUSTRIAL. DEPÓSITO DO REGISTRO EM MOMENTO POSTERIOR À COMPRA DA EMBARCAÇÃO. EXPLORAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL. PERÍODO ABRANGIDO PELA PROTEÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 96, § 3º, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFECÇÃO DA LANCHA, ADEMAIS, QUE SEGUIU POR PERÍODO POSTERIOR À OBTENÇÃO DO REGISTRO. COMERCIALIZAÇÃO VEDADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E MINUDENTE. CONTRAFAÇÃO DETECTADA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

AVENTADA A PARCIALIDADE E A SUSPEIÇÃO DO EXPERT NO RECURSO DE APELAÇÃO. NOMEAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU QUE NÃO FOI IMPUGNADA PELA RÉ A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMO NÃO CONHECIDO NO PONTO.

RECURSO DOS AUTORES.

PETIÇÃO INICIAL QUE PRETENDEU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA. TOGADO QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ADUZIU QUE OS DANOS MATERIAIS CONTEMPLAM A PRETENSÃO INAUGURAL. IRRESIGNAÇÃO APELATIVA PARA FINS DE INCLUSÃO ESPECÍFICA NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE CADA RUBRICA SEPARADA. DESNECESSIDADE. DANO MATERIAL QUE ABARCA OS DANOS EMERGENTES E OS LUCROS CESSANTES. TESE AFASTADA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. PLEITEADA A MAJORAÇÃO DA VERBA. QUANTIA QUE, COTEJADA COM O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA (R$ 40.000,00) E À CONDENAÇÃO ILÍQUIDA, NÃO EVIDENCIA EXORBITÂNCIA OU ÍNDOLE IRRISÓRIA. PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA.

RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECLAMO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0011420-82.2004.8.24.0045, da comarca de Palhoça 1ª Vara Cível em que são Apelantes e Apelados Estaleiro Sea Crest Indústria e Comércio Náutica Ltda., Brasboats Indústria e Comércio de Artigos Náuticos Ltda. e Baldoíno Hoffmann.

A Quarta Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto pela ré e negar-lhe provimento; e negar provimento ao apelo interposto pelos autores. Custas de lei.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des. José Carlos Carstens Köhler e Janice Ubialli.

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

Desembargador Sérgio Izidoro Heil

Relator

RELATÓRIO

Brasboats Indústria e Comércio de Artigos Náuticos Ltda. e Baldoíno Hoffman ajuizaram, em 17/11/2004, ação indenizatória com pedido de antecipação de tutela em face de Sea Crest Indústria e Comércio Náutica Ltda.

Alegou a autora ser empresa tradicional do ramo de fabricação de lanchas e artigos náuticos, ao passo que o autor possui o registro de desenho industrial "em forma ornamental de lancha", concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e denominado "Configuração Aplicada em Barco de Fibra - DI 6203782-0" (depósito em 6/12/2002; certificado expedido em 1º/4/2003).

Narraram ter passado a fabricar o aludido produto para venda perante o mercado consumidor (denominado Voyager 210), já que possuía grande aceitação em decorrência do avançado desenho realizado e performance conquistada.

Aduziram que Alexandre Lanfers, sócio da ré, encomendou uma unidade da citada embarcação, cuja nota fiscal foi emitida em nome do pai de Alexandre, Pedro Francisco Lenfers, porém posteriormente descobriram, por intermédio de funcionários e fornecedores, que os sócios da ré supostamente estariam comprando materiais idênticos aos utilizados na fabricação da lancha vendida, bem como teriam desmontado a embarcação, fabricando os moldes de todas as peças e, sem cerimônias, construindo o mesmo produto para venda tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da América.

Aventaram, portanto, em resumo, "não obstante o privilégio industrial garantido aos autores e o seu lançamento no mercado, se verificou a prática contrafacional de seu privilégio industrial, visto que a ré passou a comercializar o mesmo barco, de modo servil o registro de desenho industrial pertencente ao autor, bem como de modo a causar confusão com o produto da autora, em inequívoca prática de violação a privilégio industrial e de concorrência desleal pela demandada" (fl. 3).

Alegaram, ainda, que a ré responde a dois inquéritos policiais por crimes contra a propriedade industrial.

Diante disso, aventaram violação à propriedade do desenho industrial e prática de concorrência desleal, motivo pelo qual pleitearam: a) a antecipação de tutela para que a ré se abstenha de comercializar ou explorar sob qualquer forma o desenho industrial aludido na inicial, com fixação de multa diária; b) no mérito, a confirmação da antecipação de tutela, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e ao adimplemento dos lucros cessantes.

Formularam os demais requerimentos de estilo, valoraram a causa, pugnaram pela produção de provas e juntaram documentos (fls. 2/174).

Porque preenchidos os requisitos esculpidos no art. 273 do CPC/1973, o juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e, com isso, determinou que a ré, a partir da citação, abstenha-se de "elaborar, fabricar, expor, divulgar, bem como comercializar e explorar a configuração aplicada no barco de fibra que corresponda ao desenho industrial pertencente à requerente, cujo registro foi concedido sob o n. DI 6203782-0, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento" (fls. 176/178).

Proposta a ação contra Sea Crest Indústria e Comércio Náutica Ltda., o oficial de justiça deixou de citá-la no endereço declinado pelos autores, porquanto no local encontrava-se instalada a empresa Estaleiro Sea Crest Indústria Náutica Ltda., [...] cujo representante legal é o senhor Alexandre Lenfers"(fl. 194-v).

Os autores alegaram tratar-se da mesma pessoa jurídica, inclusive representada por Alexandre Lenfers, motivo por que pleitearam a citação de Estaleiro Sea Crest Indústria Náutica Ltda. (fls. 197/200), ocasião em que o togado determinou a retificação do polo passivo, bem como reordenou a citação da empresa acionada (fl. 202).

Citada (fl. 207-v), a ré ofereceu resposta na forma de contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aventou que a compra da embarcação (24/8/2012) foi anterior não apenas à concessão do certificado de registro do desenho industrial (1º/4/2003), como também ao próprio depósito realizado no INPI (6/12/2002), o que demonstra por si só a inexistência de contrafação.

Ainda, alegou que os autores não são inventores ou criadores da embarcação em discussão, porquanto a lancha comprada, que supostamente teria servido de base para o início da contrafação, é, na realidade," cópia autêntica do modelo de lancha Regal de fabricação norte americana ", de modo que"em procedimento administrativo próprio se promoverá denúncia ao INPI com o objetivo de anular o registro do autor naquele órgão", e tal informação corrobora a dominialidade pública do desenho discutido.

Não obstante, ponderou que os desenhos industriais são diversos, que no caso concreto não há concorrência desleal, tampouco dever de indenizar. A partir disso, pleiteou a improcedência dos pedidos inaugurais, protestou pela produção de provas e requereu a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (fls. 209/245).

Réplica às fls. 254/256.

Designada audiência de conciliação (fl. 257), a proposta de acordo restou inexitosa, solenidade em que o togado instrutor postergou a apreciação da preliminar e deferiu a produção de prova pericial (fl. 269).

Nomeado à fl. 303, o perito apresentou o laudo às fls. 366/368, complementado às fls. 392/396, respondeu quesitos às fls. 384/385, bem como prestou esclarecimentos às fls. 412/413.

Os autores informaram por diversas vezes o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida (fls. 304/332, 349/363 e 371/382), sendo que em uma delas ponderaram"a empresa requerente, após o início da contrafação, sofreu queda em suas vendas e teve que fechar suas portas em função da prática reiterada da requerida"(fl. 305).

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/6/2010 (fl. 422), inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 462/468), o togado manteve a multa diária anteriormente fixada e determinou a expedição de ofícios à Receita Federal e à Capitania dos Portos para que prestassem informações sobre o caso (fls. 470/471), com resposta às fls. 477/478 e 484.

Ainda na fase instrutória, o magistrado majorou a multa diária para R$ 5.000,00 e ordenou que a ré apresentasse seus livros contábeis, a partir de dezembro de 2002 (fls. 496/498-v), o que foi objeto de agravo de instrumento (fls. 501/515), não conhecido (fls. 523/531), porém a ordem não foi cumprida sob a alegação de que o galpão da ré" sofreu um incêndio criminoso "(fls. 546/573).

Na sequência, sobreveio sentença, a qual afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, confirmou a antecipação de tutela, com o aumento da multa diária, determinou em definitivo que a ré abstenha-se de elaborar, fabricar, expor, comercializar ou explorar o desenho industrial DI n. 6203782-0, bem como condenou-lhe ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação (fls. 578/580).

Opostos embargos de declaração pelos autores (fls. 583/585), a ré interpôs recurso de apelação (fls. 588/619), oportunidade em que alegou não ter copiado o desenho industrial dos autores (na comparação entre as embarcações Voyager 210 e Adventure 215, embora no recurso o apelante tenha utilizado a expressão Fishing 215), não ter agido de má-fé, tampouco exercido a prática de concorrência desleal, em especial porque a aquisição da lancha deu-se em momento anterior ao depósito junto ao INPI e à concessão final do certificado e," em sendo assim, por ter começado a fabricar lanchas com modelo semelhante antes da concessão do depósito do desenho industrial, o apelante teria assegurado o direito de continuar a exploração da atividade sem qualquer ônus "(fl. 596).

Ponderou no apelo, ainda, que o desenho industrial em análise é cópia autêntica do modelo de lancha Regal de fabricação norte americana, não havendo o requisito da novidade e sim estado da técnica.

Na sequência, aventou que o modelo fabricado pela apelante possui diversas diferenças em comparação àquele fabricado pelos apelados, bem como que a prova pericial está totalmente prejudicada, já que"não é um engenheiro naval o profissional mais indicado para que se faça uma avaliação quanto ao desenho de uma embarcação, o que era o esperado"(fl. 608), além de inquinada de suspeição/parcialidade. Diante disso, requereu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos elencados na petição inicial.

Rejeitados os aclaratórios (fl. 620), a ré ratificou seu recurso de apelação (fls. 623/626), oportunidade em que os autores igualmente interpuseram recurso apelativo (fls. 627/635).

Nas suas razões, aventaram"necessário que seja inserida à parte dispositiva a condenação expressa da demandada ao pagamento da indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, os quais deverão ser arbitrados em liquidação de sentença nos termos do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial", bem como a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem em R$ 5.000,00.

Apresentadas as contrarrazões dos autores às fls. 636/643, os autos ascenderam a este Tribunal de Justiça.

A ré veio aos autos e juntou novos documentos (fls. 656/662), sobre os quais os autores pleitearam o desentranhamento, bem como a condenação da ré em litigância de má-fé (fls. 666/668).


VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelos autores Brasboats Indústria e Comércio de Artigos Náuticos Ltda. e Baldoíno Hoffman e pela ré Estaleiro Sea Crest Indústria Náutica Ltda., contra sentença que condenou esta última à tutela inibitória quanto à criação/comercialização do desenho industrial descrito na inicial, além de indenização por danos materiais.

1. Disposições preliminares

1.1. Documentos juntados nesta Instância Recursal

Remetido os autos a este Tribunal de Justiça para julgamento das apelações, a ré peticionou para apresentar" fatos e documentos novos ", que no seu entender"podem levar até mesmo à perda de objeto da presente lide"(fls. 656/660).

No caso, foi juntada aos autos uma certidão de andamento, expedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial em 27/11/2014, na qual consta que o desenho industrial " configuração aplicada em barco de fibra ", em nome de Baldoíno Hoffman (DI n. 6203782-0), foi concedido em 1º/4/2003, com validade de dez anos, mas que o período extraordinário para recolhimento da taxa quinquenal de manutenção venceu em 6/6/2008, sem o devido pagamento, motivo por que o aludido registro"está sujeito à extinção conforme art. 119 da LPI"(fl. 661).

Com efeito, a aludida informação em nenhum momento corrobora a existência de fato novo, uma vez que o suposto vencimento teria ocorrido em 6/6/2008, ou seja, praticamente dois anos antes da própria audiência de instrução e julgamento, realizada em 10/6/2010, bem como cinco anos e nove meses antes da prolação da sentença em primeiro grau (proferida em março de 2014).

Vigente ao tempo em que apresentada a petição supostamente guarnecida por fatos supervenientes, o CPC/1973 já previa que ao réu compete alegar, na contestação, toda a matéria de defesa (art. 300), cabendo-lhe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial (art. 302), sendo-lhe permitido apenas deduzir novas alegações quando se tratar de direito superveniente, matérias que competir ao juiz conhecer delas de ofício ou por expressa disposição legal puderem ser formuladas em qualquer tempo (art. 303), ou ainda quando o documento for destinado a fazer prova de fato ocorrido depois dos articulados (art. 397).

In casu, poderia o réu ter levado o fato a conhecimento do juízo a quo até no momento em que proferida a sentença (art. 462), o que não foi feito.

Não obstante, a certidão ponderou"o registro está sujeito à extinção", porém nem sequer disse que foi extinto. Não é só. Os próprios autores salientaram, em 15/8/2007,"que após o início da contrafação, sofreu queda em suas vendes e teve que fechar suas portas em função da prática reiterada da requerida. Assim, hoje, a empresa existe somente como marca, pois teve que alugar seu nome e desenhos industriais para outra empresa do ramo, para poder honrar suas dívidas com credores e funcionários"(fl. 305).

Em melhor explicação quanto à ocorrência de fatos novos, explicam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária. (Comentário ao código de processo civil. 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1146).

O STJ já se pronunciou sobre o assunto no mesmo sentido:

[...] 3. A regra inserta no art. 396 do CPC/1973, dispõe que incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC/1973, art. 397), o que na espécie, não ocorreu. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 939.699/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23/8/2016).

A jurisprudência desta Corte não destoa:

[...] A juntada de novos documentos pela ré, posteriormente à contestação somente é admitida de forma excepcional (CPC, art. 434). Nos termos do art. 435 da Lei Adjetiva Civil,"É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Na espécie, a complementação do pacto objeto do litígio pela acionada, apenas nesta Instância, não pode ser admitida, tendo em vista a impossibilidade de seu enquadramento no conceito de documentos novos, pois já existiam e eram de conhecimento da referida parte no momento de apresentação da resposta. [...] . (Agravo Interno n. 0331768-31.2015.8.24.0023, da Capital, Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 6/11/2018).

[...]" A produção de prova após a sentença, sem que haja a devida justificativa, escorada em motivo de caso fortuito ou de força maior, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu às suas regras com a possibilidade de surpreender o adversário, não lhe permitindo o contraditório. [...] A proibição de inovar inclui, também, a proibição de juntada de novos documentos a respeito de fatos que foram ou poderiam ter sido alegados no primeiro grau de jurisdição (CPC 396 e 397). Somente se permite a juntada, no procedimento da apelação, de novos documentos que se refiram a fatos e direitos supervenientes. "(Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 12 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 761; 1.025-1.026). [...] (Apelação Cível n. 0003504-72.2013.8.24.0015, de Canoinhas, Desa. Rosane Portella Wolff, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 6/2/2017).

Na linha do que tem sido decido e do quadro fático apresentado ao Colegiado, não há como considerar legítima a ocorrência de fato novo a ensejar a reabertura da instrução, razão pela qual a petição apresentada deve ser desentranhada e devolvida.

1.2. Litigância de má-fé alegada na impugnação à apresentação dos aludidos fatos novos

Alegam os autores, em resposta à petição apresentada pela ré na ocasião da juntada de documentos que comprovariam, em tese, a existência de fatos novos, que a peticionante litiga de má-fé.

A propósito, a litigância de má-fé, prevista no art. 17 do CPC/1973, reproduzido no art. 80 do Código Fux, configura-se quando a parte utiliza do direito público subjetivo de ação, provoca a jurisdição e em sua essência almeja a obtenção de tutela judicial em total desvirtuamento aos postulados da função social do processo civil, boa fé e lealdade processual.

A previsão legislativa era a seguinte:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em análise à petição apresentada pela ré, não há como enquadrá-la em nenhuma das hipóteses acima, tampouco é...