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22 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 03074680220168240045 Palhoça 0307468-02.2016.8.24.0045 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Apelação Cível n. 0307468-02.2016.8.24.0045, de Palhoça

Relatora: Desembargadora Soraya Nunes Lins

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO APÓS ESGOTADO O PRAZO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PRAZO QUE É CONSIDERADO PRECLUSIVO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DO TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA AUTORA QUE ERA A MEDIDA QUE SE IMPUNHA. PRELIMINAR AFASTADA.

MÉRITO. EMPRESA AUTORA QUE É TITULAR DO REGISTRO DA MARCA MISTA "REPASSES" JUNTO AO INPI. APLICATIVO DE CELULAR DA EMPRESA APELADA DENOMINADO "CLUBE REPASSE". PALAVRA "REPASSE" QUE ESTÁ RELACIONADA À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO PELAS EMPRESAS LITIGANTES, QUE ATUAM COMO PLATAFORMA DE ANÚNCIOS DE VEÍCULOS PARA REPASSE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO COMO MARCA DE VOCÁBULO DE USO COMUM OU DESCRITIVO, RELACIONADO AO SERVIÇO A DISTINGUIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 124, VI, DA LEI N. 9.279/96. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO. PRECEDENTES DO STJ. NOME DO APLICATIVO DA APELADA QUE UTILIZA O VOCÁBULO "REPASSE" ACOMPANHADO DA PALAVRA "CLUBE". CARACTERÍSTICAS VISUAIS DAS DUAS MARCAS, ADEMAIS, QUE SÃO TOTALMENTE DIFERENTES. INCAPACIDADE DE CAUSAR CONFUSÃO OU INDEVIDA ASSOCIAÇÃO COM A MARCA DA APELANTE ENTRE OS CONSUMIDORES. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA ADVOCATÍCIA FIXADA NA SENTENÇA NO PERCENTUAL MÁXIMO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0307468-02.2016.8.24.0045, da comarca de Palhoça (1ª Vara Cível), em que é Apelante Repasse Motors Brasil LTDA EPF, e Apelado Pop App Aplicativos para Celular LTDA ME:

A Quinta Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime, conhecer do apelo para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Cláudio Barreto Dutra, com voto, e dele participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Monteiro Rocha.

Florianópolis, 27 de junho de 2019.

Desembargadora Soraya Nunes Lins

RELATORA

RELATÓRIO

Repasse Motors Brasil Ltda EPP ajuizou "ação cominatória de abstenção do uso de marca comercial c/c indenização de danos patrimoniais e morais" contra Pop App Aplicativos para Celular Ltda ME, afirmando que atua no ramo de automóveis e adquiriu os direitos sobre o registro da marca "Repasses" junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 4/10/2016.

Explicou que contratou a empresa Dub Soluções para criação de um aplicativo de celular, o qual, todavia, não foi entregue, e que, posteriormente, soube que a empresa ré lançou um aplicativo semelhante com o nome "Club do Repasse".

Alegou que há uso indevido da marca registrada "Repasses", haja vista a sinonímia gráfica e fonética entre as duas marcas, por empresas que atuam no mesmo ramo de atividade e na mesma região, podendo causar confusão aos consumidores dos produtos em detrimento da autora, titular da marca "Repasses".

Requereu a antecipação de tutela, para determinar à ré a cessação imediata do uso da marca "Repasse" para anunciar produtos, por qualquer meio virtual e que utilize a rede mundial de computadores, sob pena de multa diária, e, ao final, a procedência do pedido, para confirmar a tutela antecipada e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e danos emergentes.

A ré manifestou-se e juntou documentos, e também a autora peticionou para requerer a juntada de documentos.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 67/69). Agravo de instrumento interposto pela autora foi desprovido (Agravo de Instrumento n. 4001661-10.2017.8.24.0000 – fls. 264/268).

A autora protocolou petição de emenda da inicial, apresentando novas alegações e documentos.

Em contestação, a ré argumentou que não existe semelhança

Gabinete Desembargadora Soraya Nunes Lins

nominativa entre a marca "Clube Repasse" e a marca "Repasses", e que a apresentação da marca registrada pela autora é mista e, por isso, não lhe confere direitos sobre palavras/nomes, mas tão somente sobre a combinação de imagem e palavra (logotipo), não possuindo direito de uso exclusivo da palavra "repasse".

Sustentou também que a expressão é de uso comum no mercado de compra e venda de veículos usados, sendo vedado o uso exclusivo de termos corriqueiramente empregados no mercado para definir determinada atividade comercial. Acrescentou que sua marca possui um qualitativo, algo conceitual e distintivo, qual seja, a palavra "clube".

Postulou que fossem julgados improcedentes os pedidos e condenada a autora por litigância de má-fé.

Houve réplica, e nova manifestação da ré.

Designada audiência de instrução e julgamento e determinada a apresentação do rol de testemunhas, as partes se manifestaram. No entanto, o MM. Juiz indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela autora, por extemporaneidade.

Em audiência, foi tomado o depoimento pessoal do representante da ré e ouvido um informante.

Após alegações finais apresentadas pelas partes, sobreveio a sentença, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva das suas testemunhas.

No mérito, alega que o principal elemento distintivo da apelada é idêntico à marca da apelante, haja vista a semelhança gráfica e fonética entre os elementos nominativos das marcas, sendo que o acréscimo do termo "clube" não

fornece suficiente cunho distintivo à marca da apelada.

Argumenta que não importa que as marcas tenham proteção na forma mista, uma vez que a apelada copiou integralmente a principal característica da marca da apelante, qual seja, o termo "repasse", exclusivo da apelante dentro do ramo específico em comento, e que a busca do consumidor é feita pela parte nominativa do sinal, e não por eventuais logos.

Sustenta que o consumidor dos serviços é comum, não especializado, e se confundirá diante dos sinais idênticos, sendo a marca da apelante pioneira e líder em seu segmento de mercado, de maneira que é evidente a violação ao art. 124, XIX, da Lei de Propriedade Industrial. Acrescenta que a confusão entre os dois serviços já ocorre, conforme comprovado às fls. 226/228.

Assevera que está equivocada a sentença ao afirmar que o sinal "repasse" estaria diluído no segmento de "compra e venda de veículos", porquanto esse não é o segmento da apelante, que tem sua atuação e registros de marca para serviços de divulgação on line de anúncios de ofertas por terceiros, no qual a expressão "repasse" não está diluída. Entende que, não havendo essa associação direta entre a marca e o serviço, não há que se falar em mitigação do princípio da exclusividade do registro.

Aduz que tem a marca "repasse" registrada sem qualquer ressalva no INPI, órgão que já reconheceu a distintividade e a identidade da marca da apelante, quando indeferiu pedido de registro para a marca mista "repasse" em nome de Repasse Bancário Plataforma de Crédito Ltda (pedido de registro n. 830.337.873).

Afirma que mesmo que se entendesse que "repasse" seria uma expressão sugestiva dentro do ramo mais amplo de comercialização de automóveis, as marcas sugestivas, principalmente as famosas, como é o seu caso, não estão obrigadas a conviver no mercado com marca formada pela mesma estrutura, porque, além de induzir o consumidor à associação indevida,

provocará diluição da marca já renomada da apelante.

Argumenta ainda que, somada à violação de marca, foi comprovada a má-fé da empresa apelada, pois um de seus funcionários pode ter tido acesso ao projeto do aplicativo da apelante, quando trabalhava na empresa contratada para desenvolvê-lo. Entende que as provas apontam que a apelada já conhecia a marca da apelante e pegou "carona" em seu projeto, sendo que a lei repudia os atos de concorrência desleal.

Por fim, discorre sobre o direito a perdas e danos decorrente dos prejuízos causados pelos atos de violação de direitos de propriedade industrial, defendendo que a simples violação ao direito marcário resulta na obrigação de reparação do dano, sem necessidade de comprovação do prejuízo, que é presumido.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação cominatória de abstenção de uso de marca c/c indenizatória ajuizada pela empresa ora apelante em face da apelada, que julgou improcedentes os pedidos.

Preliminarmente, cumpre afastar a arguição de cerceamento de defesa, em razão da não inquirição das testemunhas arroladas pela autora.

Extrai-se dos autos que o MM. Juiz determinou a apresentação do rol de testemunhas no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil (fls. 201/205), sendo que o prazo findou em 6/2/2018 (fl. 208).

A parte autora, no entanto, protocolou o rol de testemunhas somente em 22/2/2018 (fls. 215/217).

Registre-se que a intimação foi publicada em nome do procurador da autora (fl. 27), que substabeleceu o mandato com reserva de poderes (fl. 79), sem que fosse requerido que a publicação fosse feita exclusivamente em nome dos advogados substabelecidos, de maneira que se reputa válida.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para apresentação do rol de testemunhas é considerado preclusivo, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes.

Nesse sentido:

Segundo o entendimento desta Corte, é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para apresentação do rol de testemunhas, em atenção ao princípio do tratamento igualitário das partes (AgInt no AREsp n. 175512/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/10/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO.

1. A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento (AgRg no Ag 1395385/MS,

rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/4/2017).

Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo que deve ser indeferida a oitiva das testemunhas indicadas fora do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de tratamento desigual entre as partes (AgRg no AREsp 742463/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 4/2/2016).

Assim, não tendo sido apresentado o rol de testemunhas no prazo fixado pelo Juízo, o qual é considerado preclusivo, o indeferimento da oitiva das testemunhas da parte autora era a medida que se impunha, não caracterizando cerceamento de defesa.

Ultrapassada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Alega a apelante, em apertada síntese, que o nome do aplicativo de celular da apelada viola o seu direito de marca e, por isso, almeja que seja determinada à apelada a cessação do uso da marca "Repasse" para anunciar produtos, por qualquer meio virtual e que utilize a rede mundial de computadores, e condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A insurgência não merece prosperar.

De acordo com a Lei n. 9.279/1996, que trata da propriedade industrial (LPI), a marca deve ser entendida como os sinais distintivos visualmente perceptíveis, usados para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (arts. 122 e 123, I).

Assim, a marca pode ser entendida como a maneira que o produto ou serviço se apresenta no mercado, representada por meio de palavras e/ou figuras, que permitem ao consumidor identificá-lo e diferenciá-lo dos similares, em razão da associação dos sinais distintivos ao produto/serviço.

A respeito da matéria, pertinente é a lição de Lélio Denicoli Schmidt: Em propriedade intelectual, sinal distintivo designa qualquer combinação de palavras ou figuras empregadas para identificar um produto, serviço, empresa ou estabelecimento, de modo a diferenciá-lo dos demais congêneres

existentes no mercado. Os sinais distintivos exercem, pois, função individualizante, objetivando atribuir uma identidade própria a seu objeto.

Ao assumir tal identidade própria, a unidade se diferencia e se destaca do todo em que estão inseridos seus pares e concorrentes. Os sinais distintivos criam em torno de seu objeto um campo de referência, que será magnetizado com as cargas boas ou ruins que o consumidor vier a atribuir-lhe pelas experiências, informações ou sensações que tiver sobre ele.

A carga com que foram imantados permite que os sinais distintivos projetem a qualidade que o consumidor lhes associa. Diante de sua vocação para servir como centro de referência para o consumidor, os sinais distintivos se constituem num elemento publicitário para captação de clientela e como tal se tornam importantes ativos do patrimônio empresarial, conforme o grau maior ou menor que tiverem de êxito e penetração no mercado (In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 31).

A propriedade da marca é adquirida pelo registro, ficando assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (arts. 122 e 129), e sendo-lhe conferido o direito de "zelar pela sua integridade material ou reputação" (art. 130, III).

Nesse contexto, não é admitido o registro como marca de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (art. 124, XIX).

Do mesmo modo, é considerado crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada, ou a sua imitação de modo que possa induzir a confusão (art. 189, I), e como crime de concorrência desleal a utilização de meio fraudulento para desvio de clientela (art. 195, III).

Dessa forma, a lei assegura proteção aos sinais distintivos que identificam determinado produto ou serviço, impedindo que outro, da mesma classe, utilize elemento distintivo semelhante, capaz de gerar confusão aos consumidores pela dificuldade de diferenciação. Objetiva-se proteger não só o direito do titular do registro da marca como também os próprios consumidores,

para que não adquiram produto/serviço diferente do que realmente pretendiam comprar, porque induzidos a erro.

No caso em análise, verifica-se que a apelante adquiriu, por cessão, a titularidade da marca "Repasses" em sua apresentação mista, na classe NCL (9) 35 (fls. 33/36).

A marca do tipo mista, segundo definição que consta no site do Instituto Nacional da Propriedade intelectual (INPI), combina imagem e palavra (http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/marca-2013-mais-informações.

Acesso em 30/4/2019).

O aplicativo da empresa apelante é chamado "Repasse", enquanto aquele pertencente à apelada se chama "Clube Repasse".

Ambos se destinam à prestação de serviço semelhante, qual seja, possibilitam o anúncio de veículos usados para comercialização, por preços abaixo da Tabela Fipe.

Em pesquisa realizada na internet, tem-se que "como o próprio nome diz, um carro de repasse recebe esse nome por ser repassado no estado em que se encontra para o comprador. Diferente de um carro vendido normalmente por uma loja, ele não tem qualquer garantia sobre motor, câmbio ou qualquer outro componente, por isso tem um valor abaixo da tabela" (https://www.noticiasautomotivas.com.br/o-que-são-carros-de-repasse/ Acesso em 30/4/2019).

Desse modo, percebe-se que a palavra "repasse" está diretamente relacionada ao serviço prestado por ambas as empresas, ou seja, a divulgação de veículos para negociação por repasse.

Com efeito, ao buscar por aplicativos de celular ou sites de "repasse de veículos", encontra-se uma série de opções, várias delas utilizando a expressão "repasse" em seu nome, como por exemplo, "Repasse de Veículos", "Repasse Rápido", "SuperRepasse", entre os aplicativos, e "Luciandro Repasses", "Repasses Floripa", "Dimas Repasses", entre os sites.

É nítido, portanto, que se trata de palavra de uso comum no meio e

que, por esse motivo, não é registrável como marca.

A pro...