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18 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Apelação Cível : AC 03002346820148240067 São Miguel do Oeste 0300234-68.2014.8.24.0067 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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Apelação Cível n. 0300234-68.2014.8.24.0067, de São Miguel do Oeste

Relator: Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRAFAÇÃO DE MARCA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.

PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TESE ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO PELA TITULAR DA MARCA (ART. 209, DA LPI). DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. QUANTUM QUE DEVE SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 210, DA LPI).

É dispensável a prova do efetivo prejuízo patrimonial pela titular da marca nos casos de contrafação, pois o dano material é presumido e decorre do ato de concorrência desleal praticado pelo contrafator.

PRETENSO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO PREJUDICADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NESTE ATO.

HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 (ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7, DO STJ).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0300234-68.2014.8.24.0067, da comarca de São Miguel do Oeste 1ª Vara Cível em que é ApelanteD. S/A e Apelado R. dos S. .

A 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade e Desa. Bettina Maria Maresch de Moura.

Florianópolis, 24 de janeiro de 2019.

Helio David Vieira Figueira dos Santos

Relator

RELATÓRIO

Dudalina S/A ajuizou "ação de obrigação de não fazer c/c perdas e danos" contra Rivel dos Santos (Santos Atacado e Varejo) alegando, em síntese, que a empresa ré, aproveitando-se do alto valor agregado à sua marca, comercializava produtos contrafeitos como se fossem originais. Afirmou que adquiriu uma camisa junto à ré e que, após laudo efetuado por responsável técnico, concluiu que se tratava de peça falsificada, diante da falta de padrões mínimos de qualidade.

Requereu o deferimento de medida liminar para a busca e apreensão dos produtos contrafeitos e para determinar que a ré se abstivesse de fabricar, vender ou comercializar quaisquer produtos, banners, folhetos ou objetos que contivessem indevidamente a sua marca. Ao final, pleiteou a confirmação da medida liminar cominatória e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Juntou documentos (p. 23/42).

Deferidas as tutelas específicas requeridas pela autora (p. 43/44), cumpriu-se o mandado de busca e apreensão (p. 55) e lavrou-se, na ocasião, o auto de busca apreensão e depósito de 52 (cinquenta e duas) peças de vestuário com a marca da autora (p. 57/59).

Citada, a empresa ré apresentou contestação (p. 60/76), arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, asseverou que adquiriu os produtos de boa-fé, por meio do site mercado livre, e que não houve conduta comissiva, omissiva ou culposa de sua parte, inexistindo nexo causal ou danos materiais e morais a serem reparados à autora. Subsidiariamente, requereu o arbitramento da indenização em valor condizente com o dano causado. Impugnou a documentação juntada pela autora, pleiteou a improcedência dos pedidos exordiais e anexou documentos (p. 78/127).

Houve réplica (p. 133/141).

Sobreveio sentença (p. 143/148), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: i) confirmando a tutela antecipada, determinar que a ré se abstivesse de fabricar, adquirir ou comercializar produtos da marca da autora; ii) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; e iii) autorizar a destruição das mercadorias ilícitas objeto da busca e apreensão, em posse do depositário (art. 202, II, da Lei n. 9.279/1996). No tocante à indenização por danos materiais, o juízo a quo julgou improcedente o pedido por entender que a autora não demonstrou o prejuízo material e os lucros cessantes decorrentes do ato cometido pela ré.

Diante da sucumbência recíproca, condenou a autora ao pagamento de 33% das custas processuais e honorários de advogado em R$ 170,00, ao passo que condenou a ré ao pagamento dos 66% restantes das custas do processo e verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, permitida a compensação (Súmula 306, do STJ).

Irresignada, a autora interpôs apelação cível (p. 151/159), requerendo a reforma parcial da sentença para: i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sob o argumento de que, nos casos de contrafação e utilização indevida de marca registrada, o prejuízo material é presumido, sendo desnecessária a sua comprovação pelo titular; ou ii) afastar a determinação de compensação dos honorários advocatícios e arbitrar verba honorária recursal.

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (p. 161/162).

Oferecidas as contrarrazões pela ré (p. 165/170), os autos ascenderam a este Tribunal de Justiça.

Este é o relatório.

VOTO

Aplica-se o Código de Processo Civil de 1973, na forma do Enunciado Administrativo n. 2, do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos legais, conhece-se do recurso.

De início, observa-se que apenas a autora interpôs recurso contra a sentença, de modo que restam preclusas as questões atinentes à violação de sua marca, em razão da contrafação realizada pela ré, e da condenação em indenização por danos morais, sob pena de reformatio in pejus.

1. Danos materiais:

1.1. Sustenta a apelante, em síntese, que "os danos materiais são devidos em decorrência da própria violação e não resta dúvida sobre o montante de 53 camisas contrafeitas terem sido expostas para comercialização pela apelada" (p. 155), aplicando-se o disposto no art. 209, da Lei n. 9.279/1996.

O magistrado de primeira instância, por sua vez, entendeu que "no tocante ao dano material e em relação aos lucros cessantes, a autora não demonstrou, na inicial, os prejuízos sofridos, nem quais eventualmente seriam os danos que a ré tenha lhe causado no tocante a valores" (p. 144).

Data vênia, o posicionamento adotado pelo togado a quo deve ser revisto neste particular, possuindo razão a apelante em sua insurgência recursal.

Como visto, é incontroverso nos autos a violação à marca de titularidade da autora/apelante e a contrafação realizada pela ré/apelada, diante da aquisição e colocação à venda de produtos falsificados em seu estabelecimento comercial.

A respeito do assunto, o art. 195, inciso VIII, da Lei n. 9.279/1996 (LPI), regulamenta que comete crime de concorrência desleal quem "vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado [...]" (g.n.).

Nessa perspectiva, o art. 209, da LPI, dispõe que:

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

[...]

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. (destacou-se)

A medida de busca e apreensão foi cumprida liminarmente no primeiro grau de jurisdição (p. 56/59), culminando no depósito de 52 (cinquenta e duas) camisas da marca de titularidade da apelante.

Embora os produtos apreendidos não tenham sido efetivamente comercializados pela empresa apelada, é inconteste que foram colocados à venda e tal circunstância gera, por si só, o dever da contrafatora indenizar as perdas e danos sofridos pela detentora da marca, conforme previsto no art. 209, da LPI.

Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, nos casos de contrafação, o dano material é presumido, dispensando-se a necessidade de prova do efetivo prejuízo material ocasionado à parte lesada.

A propósito, colhe-se do E. STJ:

"[...] Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva das marcas por elas registradas. [...] O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato - contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem. Precedentes. [...]" (REsp 1674370/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/08/2017)

E deste Sodalício: Ap. Cív. 0301661-03.2014.8.24.0067, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 03-10-2018; Ap. Cív. 0023668-68.2012.8.24.0023, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 06-09-2018.

Assim, em que pese inexista prova da efetiva comercialização dos produtos falsificados, a indenização por danos materiais é devida pelo ato de contrafação praticado pela apelada, que deprecia e prejudica a reputação da detentora da marca, ora apelante.

É importante salientar que, além do "laudo de falsificação" de p. 40/42, do recibo de compra de p. 39 e do auto de busca, apreensão e depósito de p. 57/59, vê-se que a empresa ré/apelada, em sua contestação, sequer negou a comercialização dos produtos da autora/apelante, limitando-se a alegar que os havia adquirido de boa-fé.

Nada obstante, como se sabe, tal situação não é capaz de afastar o ato ilícito praticado pela apelada, sendo evidente que a apelante experimentou prejuízos de ordem material e moral, diante da violação à sua marca e imagem, fazendo jus à indenização pleiteada.

Aliás, em caso análogo ao presente, que também envolvia a marca "Dudalina", ressalta-se o seguinte julgado do E. TJSP:

"Propriedade Industrial. Marca. Ação de obrigação de não fazer c.c. perdas e danos. Autora que comprovou ser titular, entre outras, da marca" Dudalina ". Ré que comercializava mercadorias falsificadas em seu estabelecimento comercial. Contrafação e comercialização irregular que sequer foram impugnadas em sede de contestação ou nas razões recursais. Mera alegação de inexistência de má-fé na conduta que, por si só, não é capaz de alterar o resultado da demanda. Mercadoria adquirida em região de comércio popular e revendida a preço irrisório. Ato ilícito configurado. Dano material adequadamente arbitrado. [...]" (TJSP, Ap. Cív. 0004831-10.2015.8.26.0441, Relator Des. Alexandre Marcondes, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/08/2017)

Portanto, dá-se provimento ao recurso no ponto, para o fim de condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Diante da reforma da sentença e do acolhimento dos pleitos exordiais, reconhece-se a sucumbência integral da ré, a qual deverá arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC/1973. Afasta-se, por consequência, a condenação da autora ao pagamento de verba honorária em favor dos patronos da ré.

1.2. O quantum devido a título de danos materiais deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 210, da LPI, segundo o qual:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

A respeito da viabilidade da quantificação dos danos materiais em sede de liquidação de sentença nos casos de contrafação, este Tribunal já se manifestou: Ap. Cív. n. 0013273-71.2009.8.24.0039, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 17-07-2018; Ap. Cív. n. 0025656-72.2012.8.24.0008, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 24-10-2017.

Na hipótese em tela, os elementos probatórios constantes dos autos não são capazes de permitir, neste momento processual, a mensuração dos danos patrimoniais, razão pela qual o processo deve retornar à origem para aferição do valor devido a título de lucros cessantes, aplicando-se o critério mais favorável à parte lesada, na forma definida pelo supracitado dispositivo legal.

2. Compensação dos honorários:

Diante da redistribuição dos ônus de sucumbência neste grau recursal, que recairão integralmente à ré, resta prejudicado o pleito subsidiário de afastamento da determinação de compensação dos honorários advocatícios, com base na Súmula 306, do STJ.

No que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §§ 11, do CPC/2015, não procede o pedido da apelante, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada em 04/12/2015 e o recurso interposto em 14/12/2015 (p. 162), isto é, na vigência do CPC/1973, e, de acordo com o Enunciado Administrativo n. 7, do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, proceda-se à remoção da tarja de segredo de justiça dos autos, pois a presente demanda não se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 206, da Lei n. 9.279/1996, e no art. 155, do CPC/1973, além do que o requerimento de sigilo formulado pela autora/apelante (p. 10) buscava apenas garantir o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão dos produtos falsificados, o que já foi efetivado na origem.

Este é o voto.


Gabinete Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos