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18 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJ-SC - Agravo de Instrumento : AI 40140161820188240000 Capital 4014016-18.2018.8.24.0000 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

TJ-SC_AI_40140161820188240000_f2526.pdf
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Agravo de Instrumento n. 4014016-18.2018.8.24.0000, Capital

Agravante : Suprilaser Comércio e Serviços de Esquipamentos e Suprimentos para Escritório Eireli
Advogado : Julia Wolf Kurtz (OAB: 51864/SC) e outros
Agravado : Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda.
Advogado : Raul Gazetta Contreras (OAB: 145241/SP) e outro
Relator: Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Suprilaser Comércio e Serviços de Equipamentos e Suprimentos para Escritório EIRELI, relativamente à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca da Capital que, nos autos da "ação de obrigação de fazer" (processo n. 0303051-04.2018.8.24.0023) proposta por Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda., ora agravada, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 175/177 dos autos da origem).

Colhe-se do decisum impugnado:

Em juízo de cognição sumária, verifico que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado na inicial, tendo em vista especificamente o contrato de licença de marcas firmado com a Konica Minolta, INC que concede em caráter exclusivo à autora Konica Minolta Business Solutions do Brasil Ltda. a licença para uso da marca no Brasil.

Não obstante a licença exclusiva que detém a autora, a prova documental acostada ao processo demonstra que a ré vem fazendo uso da marca, contrariando as disposições legais relativas à propriedade intelectual.

O perigo de dano, no caso, consiste na própria violação da propriedade intelectual e a fomentação de práticas abusivas no decorrer do andamento do processo.

Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela e determino que a ré abstenha-se de comercializar, distribuir, revender qualquer produto "Konica Minolta", além de prestar assistência técnica, utilizar, reproduzir e divulgar qualquer material publicitário, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. (grifou-se)

A recorrente busca a concessão de efeito suspensivo, para possibilitar a continuidade das suas atividades comerciais até o julgamento do recurso.

Alegou, para tanto, que 1) se cuida "apenas de comercialização por uma Eireli [...] de produtos originais adquiridos regularmente, colocados o mercado interno pelo titular da marca ou por outrem com consentimento (artigos 129, 130 e 12, III, da Lei da Propriedade Industrial)" (fl. 19); 2) atua há aproximadamente 13 anos sem objeção; 3) "a simples referência do produto em circulação não se confunde com o uso indevido da marca" (fl. 19); 4) "o perigo de dano é inverso, já que a medida concedida inviabiliza por completo o negócio da agravante, a qual impedirá a comercialização dos produtos que representam parte significativa e essencial de seu faturamento" (fl. 19); 5) "por consequência, deixará de honrar com suas obrigações legais, ocasionando sua inadimplência frente aos fornecedores e despesas de funcionamento, bem como o desemprego dos seus colaboradores, além do prejuízo de ordem moral frente à sua clientela de longa data" (fl. 19).

O provimento judicial agravado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico n. 2803 (Edital n. 0297/2018), em 25.04.2018 (4ª feira) (fl. 180 - autos na origem digitais). A insurgente foi intimado da decisão por AR juntado em 11.05.2018 (fls. 181/182) e protocolou seu recurso no dia 11.06.2018 (2ª feira) (fl. 01), portanto, no prazo quinzenal previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015.

O presente reclamo é tempestivo.

O preparo foi devidamente efetuado (fls. 23/24).

Os autos na origem são eletrônicos e, por isso, a juntada das peças obrigatórias é dispensada, nos termos do § 5º do artigo 1.017 da referida norma.

A matéria tratada na decisão ora combatida enquadra-se nas hipóteses impugnáveis por meio de agravo de instrumento, conforme caput e parágrafo único do artigo 1.015 da lei processual civil.

Satisfeitos, assim, os pressupostos de admissibilidade.

O inciso I do artigo 1.019 do NCPC estabelece:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo são a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC).

As exigências legais da tutela antecipada recursal consistem na presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do reclamo e na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, caput, NCPC).

Salienta-se que a verificação desses pressupostos é realizada mediante cognição sumária da matéria. O exame dos argumentos relativos ao pedido de concessão da tutela de urgência, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa estudo aprofundado acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá análise no julgamento final do agravo.

Verifica-se, em exame superficial, que a ora agravada celebrou contrato de licença da marca Konica Minolta Inc. (fls. 42/47), do qual se extrai:

2.1 Por meio deste instrumento, a Licenciante concede à Licenciada uma licença exclusiva e sem royalties para uso das marcas licenciadas no Brasil relacionadas a e em conexão com os Produtos Konica Minolta na medida em que a finalidade seja a venda, propaganda, importação, promoção de venda e distribuição dos Produtos Konica Minolta no Brasil.

Conforme disposto nos artigos 62 e 140 da Lei n. 9.279/1996, o aludido ajuste foi averbado no INPI, para produzir, assim, efeitos em relação a terceiros.

O certificação de averbação n. 130293/02 revela que essa autorização foi prorrogada, vigorando até 01.01.2023 (fls. 165/173).

Não obstante o caráter exclusivo da aludida licença, a recorrente admite comercializar os produtos originais da aludida marca japonesa e que os importa por meio de terceiros ("aquisição paralela" -fl. 09).

A esse respeito, os artigos 68 e 132 da referida norma estabelecem:

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. [...]

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

[...]

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68.

Denota-se dos aludidos dispositivos legais que é proibida a venda no mercado interno de produto advindo de quem não detinha autorização para comercializá-lo no território nacional.

A empresa agravada, na condição de legítima detentora da marca Konica Minolta, tem o direito de explorar o comércio de seus produtos, com exclusividade.

Portanto, não é possível verificar, ao menos em análise superficial, a existência de probabilidade do direito do agravante, porquanto, não se considera lícita a importação paralela por ela realizada, bem como a exploração comercial dos produtos da mencionada fabricante.

Nesse sentido:

1) STJ, Resp n. 1.207.952, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2011:

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇAO DO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇAO DE INDENIZAR. APURAÇAO DA EXTENSAO DOS DANOS EM LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. IMPORTAÇAO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente. [...] (grifou-se)

2) TJSC, Apelação Cível n. 2008.037197-2, da Capital, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29.09.2015:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPORTAÇÃO, REMANUFATURAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SEM A ANUÊNCIA DA TITULAR DA MARCA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA RÉ E PELA POSTULANTE À ASSISTENTE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. [...]

2.3 - COMPROVADA A IRREGULARIDADE DA IMPORTAÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA FORNECEDORA DA RÉ, HÁ QUE SER OBSTADA A CIRCULAÇÃO DOS PRODUTOS PROTEGIDOS PELO DIREITO DE MARCA NO MERCADO INTERNO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 132, III, DA LEI N. 9.279/1996 (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). VEDAÇÃO À IMPORTAÇÃO, REMANUFATURA E COMERCIALIZAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. [...]

3) TJSC, Agravo de Instrumento n. 2000.013272-1, de Itajaí, rel. Des. Mazoni Ferreira, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 26.04.2001:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N. 9.279/96. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA PARA PROIBIR O USO DE MARCA REGISTRADA E INSÍGNIA POR EMPRESA NÃO LICENCIADA. POSSIBILIDADE. Comprovado que a autora detém direitos exclusivos à exploração de determinada marca e insígnia, regularmente registradas no INPI, é-lhe lícito postular antecipação de tutela em ação ordinária, para que empresa não licenciada se abstenha de usá-las.

2. TITULAR DA MARCA "KODAK" QUE DISTRIBUI SEUS PRODUTOS A REVENDEDORES NÃO LICENCIADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 132, I, DA LEI N. 9.279/96. Deixando a titular da marca "Kodak" de exercer exclusividade na comercialização dos produtos, não pode impedir que o revendedor não licenciado utilize os sinais distintivos próprios das mercadorias ou a marca do produto em sua promoção e comercialização, sob pena de negar vigência ao art. 132, inciso I, da Lei n. 9.279/96. [...]

Nesse mesmo sentido, não se verifica, ao menos em análise superficial, a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do recurso, consubstanciado na alegação de que "deixará de honrar com suas obrigações legais" (fl. 19), porquanto, primeiro, aduziu comercializar mercadorias de outras marcas ( "Canon, Ricoh, Okidata, Xantè, Samsung, Xerox, Katun" - fl. 056) e, segundo, porque não há prova de que a venda dos produtos Konica Minolta "representa parte significativa e essencial de seu faturamento" (fl. 19).

Pelo exposto,

1) admite-se o processamento do agravo de instrumento;

2) indefere-se o pleito de efeito suspensivo.

Comunique-se ao magistrado singular.

Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015).

Publique-se. Intimem-se.

Após, voltem conclusos.

Florianópolis, 13 de junho de 2018.

Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva

Relator


Gabinete Desembargador Ronaldo Moritz Martins da Silva

MAB